专利创造性的评价过程中，通常涉及事实认定和法律推理两大部分的工作。在事实认定部分，具体包括对待评价的权利要求的技术方案进行分析、对该技术方案的技术特征进行确定等工作；还包括对用于评价该权利要求创造性地对比文件的分析。法律推理则是在事实认定的基础上，判断权利要求相对于对比文件是否具有创造性。

　　基于笔者的工作实践，笔者认为，事实认定对于专利创造性的评价有着至关重要的作用，无论是在审查意见答复、还是在复审或者无效工作中均需要予以足够的重视。下面将结合几个审查意见答复案例进行说明。

　　对于创造性，审查员在审查意见通知书中基本按照《审查指南》教导的三步法进行论证：

　　第一步，确定最接近现有技术；

　　第二步，确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题，具体地，审查员在确定区别技术特征时，通常会将最接近现有技术的技术特征和权利要求技术特征进行特征比对；

　　第三步，基于第二步的区别技术特征，论述权利要求对应技术方案的显而易见性。

　　其中，在进行第二步的事实认定时，审查员通常会倾向于将权利要求的技术特征与最接近现有技术的技术特征进行等同。笔者在实践中发现，审查员在特征比对时容易出现“拆”、“漏”、“错”等问题。

　　1. 拆

　　“拆”的意思是，审查员为了将权利要求的技术特征与最接近现有技术中技术特征进行等同，而将权利要求中的技术特征进行了过度拆分，例如：一拆二，甚至一拆多。当发现审查员将技术特征进行过度拆分时，可对此处多加留意，因为这里往往就是答复点。

　　笔者曾处理一名称为“铝布线制作的方法”的专利申请的OA答复，原权利要求1如下：

　　1. 一种铝布线制作方法，其特征在于，包括： 对铝布线执行第一蚀刻工艺，所述第一蚀刻工艺为反应离子蚀刻工艺，且不施加偏置电压；

　　在所述第一蚀刻工艺后，对所述铝布线执行第二蚀刻工艺，形成铝布线图形，所述第二蚀刻工艺为施加偏置电压的反应离子蚀刻工艺。

　　在审查意见通知书中，审查员提出权利要求1不符合创造性的意见，审查员以对比文件1作为最接近现有技术，在进行特征比对之后，认为权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征为：第一蚀刻工艺不施加偏置电压。审查员认为对比文件2中公开了不施加偏置电压进行蚀刻的技术特征，因此权利要求1的技术方案是显而易见的。

　　可见，审查员对原权利要求1中“所述第一蚀刻工艺为反应离子蚀刻工艺，且不施加偏置电压”的技术特征进行了拆分，拆成了“反应离子蚀刻工艺”、“不施加偏置电压”两个技术特征。

　　针对这样“拆”的问题，在进行答复时可以先论证技术特征的不可分割性，然后重新确认区别技术特征，进而论述权利要求对应技术方案的非显而易见性。

　　笔者在进行答复时，将原“所述第一蚀刻工艺为反应离子蚀刻工艺，且不施加偏置电压”的技术特征改为“所述第一蚀刻工艺为不施加偏置电压的反应离子蚀刻工艺”。没有缩小原权利要求的保护范围，同时能使所述技术特征看起来更完整和不可拆分。之后，以所述第一蚀刻工艺为不施加偏置电压的反应离子蚀刻工艺”为区别技术特征，进行后续答复。

　　基于此进行答复之后，此案已授权。

　　2. 漏

　　“漏”包含两个方面：

　　1） 审查员在进行特征比对时，遗漏了对比文件中的技术特征。

　　对比文件中被遗漏的技术特征有可能对代理人进行创造性答复的思路有所启发。

　　笔者曾处理过名称为“晶圆的减薄方法”的专利申请的OA答复，原权利要求1如下：

　　1. 一种晶圆的减薄方法，其特征在于，包括下列步骤：

　　提供待减薄的半导体晶圆；

　　对所述晶圆表面进行研磨减薄，直至停止厚度；

　　对所述晶圆表面进行喷雾腐蚀减薄，直至预定减薄厚度。

　　权利要求1的技术方案所解决的技术问题是：避免在减薄时晶圆边缘发生弯曲或断裂的情况。

　　在审查意见通知书中，审查员提出权利要求1不符合创造性的意见。审查员以对比文件1作为最接近现有技术，认为对比文件1公开了一种半导体衬底处理方法，包括：提供晶圆；对晶圆进行物理研磨法或化学机械研磨法进行衬底减薄，直至接近腐蚀阻挡层；停止研磨后对晶圆进行化学腐蚀减薄，直至预定减薄厚度。权利要求1与对比文件1的区别技术特征为：化学腐蚀减薄工艺采用喷雾法进行。审查员认为区别技术特征为公知常识，因而权利要求1的技术方案是显而易见的。

　　笔者分析对比文件1时，发现对比文件1中有如下记载：“半导体器件的剥离工艺包括：提供硅衬底，对硅衬底表面进行研磨……”可见，审查员在进行特征比对时遗漏了对比文件1中的技术特征：对半导体衬底进行的处理是晶圆“剥离”工艺。也就是说，最终硅衬底会被全部去除掉。对比文件1的技术方案中在“对晶圆进行化学腐蚀”的步骤中会全部去除硅衬底，那么对比文件1就不存在避免晶圆边缘发生弯曲或断裂的技术问题了。

　　笔者基于上述思路进行答复之后，此案已授权。

　　2） 审查员在进行特征比对时，遗漏了权利要求中的技术特征。

　　审查员在进行论证时通常会选择避重就轻，被遗漏的技术特征往往就是有力的争辩点。

　　笔者曾处理过的名称为“基于Bayer RGB图像的边缘检测方法”的专利申请OA答复，具体地，权利要求1的内容如下：

　　1. 一种基于Bayer RGB图像的边缘检测方法，其特征在于，包括：

　　对目标像素点为中心的同色像素阵列进行梯度计算，得到目标像素点的垂直方向梯度和水平方向梯度的梯度绝对值和；

　　分别计算目标像素点相邻像素点的梯度绝对值和；

　　根据目标像素点及其相邻像素点的梯度绝对值和与高阈值和低阈值的比较关系，判断目标像素点是否为边缘点。

　　审查员认为对比文件1公开了“对输入灰阶影像进行影响梯度运算”的技术特征，在对比文件2中公开了“计算目标像素点的x方向梯度和y方向梯度的梯度值”、“根据目标像素点梯度值与最大值和最小值的比较关系，判断目标像素点是否为边缘点”的技术特征，对比文件3公开了“对相邻行/列像素进行梯度计算”的技术特征，认为所属领域技术人员在对比文件1的基础上，会从对比文件2、3获得上述技术特征应用到对比文件1中，因此权利要求1的技术方案是显而易见的。

　　仔细分析权利要求1和对比文件，不难发现审查员在进行特征比对时遗漏了“Bayer RGB图像”、“对目标像素点为中心的同色像素阵列进行梯度计算”、“得到……梯度绝对值和”以及“结合目标像素点及其相邻像素点的梯度绝对值和判断目标像素点是否为边缘点”的技术特征。

　　笔者答复时围绕审查员遗漏的技术特征进行争辩，目前此案已授权。

　　3. 错

　　“错”的意思是，审查员将现有技术的技术特征和权利要求技术特征进行了错误的等同。

　　名称为“具有铜布线的半导体器件的制造方法”的专利申请的独立权利要求如下：

　　1. 一种具有铜布线的半导体器件的制造方法，其特征在于，包括：在形成铜布线之后，在铜布线表面形成工艺层，所述工艺层的压应力抑制所述铜布线向所述工艺层的弹性变化。

　　笔者在答复时发现，审查员提供的对比文件1中，帽层（相当于工艺层）覆盖于介质层和铜布线的交界面，所述帽层提供的应力方向与铜布线平行，以改善铜布线和介质层的界面特性。

　　而权利要求1中的工艺层的压应力用于抑制所述铜布线在垂直铜布线表面方向上的弹性变化，以改善铜布线表面上鼓包的缺陷。权利要求1中工艺层和对比文件1中帽层两者不可等同。

　　笔者基于上述思路进行答复之后，此案已授权。

　　在发现审查员事实认定时“拆”、“漏”、“错”的问题后，代理人可以有针对性地采用“合”、“补”、“纠”的方式对权利要求进行修改或进行争辩，以加速专利申请的授权。