文/北京市集佳律师事务所 袁颖

　　在专利侵权判定中，设立“等同原则”的目的是为了给予专利权人以他们专利的公平保护，避免“字面解释”对专利权保护范围的过度限制。

　　“禁止反悔原则”是对“等同原则”的必要限制，目的在于敦促当事人在诉讼活动中诚实守信，避免当事人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求作出不一致的解释。通过适用“禁止反悔原则”对“等同范围”予以必要的限制，可以合理地确定专利权的保护范围，维持专利权人与被诉侵权人以及社会公众之间的利益平衡【1】。

　　“禁止反悔原则”的适用经过最高人民法院司法解释和近几年司法实践中案例的不断探索而逐渐明晰。本文通过回顾最高法院近年来的典型判例以及笔者最新代理案件的最高院的最新判决，浅谈“禁止反悔原则”的适用。

　　关于“禁止反悔原则”，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（一）》的第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。

　　《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的第十三条，在解释一第六条的基础上进一步规定，权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

　　根据以上两条规定，笔者结合案例谈谈总结的适用规则。

　　在专利侵权判定中，当权利人要求针对某一方案适用“等同原则”时，被诉侵权的被告可以举证证明涉案专利的专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃了该技术方案，由此引入“禁止反悔原则”，使得该权利人认为是等同的技术方案被排除在专利保护范围之外。该举证责任在被诉侵权的被告，其需要证明专利申请人、专利权人在授权或者无效阶段进行了权利要求、说明书的修改或者做出了意见陈述，并且还要证明该修改或意见陈述导致了该技术方案的放弃。

　　在此要重点说明的是，并非只要进行限缩性修改或者意见陈述，就会导致技术方案的放弃。正如《浙江福瑞德化工有限公司、天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷再审民事判决书（2018）最高法民再387号》判决书【1】中指出的，“首先，在发明专利授权确权程序中，专利申请人有权依法提交意见陈述或修改权利要求。专利申请人在修改权利要求时增加新的技术特征，并主张修改后的技术方案是非显而易见的，是专利审查实践中的常见情形。虽然在权利要求中增加技术特征会进一步限定专利权的保护范围，导致权利要求的保护范围发生变化，但在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈述‘放弃’特定技术方案的情况下，不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征，导致权利要求的保护范围进一步限缩，就认定权利人完全‘放弃’了与该技术特征等同的其他所有技术特征，不能再就增加的技术特征主张适用等同原则。如此，会导致以增加技术特征的方式修改的权利要求的保护范围受到过度限制，被诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权，导致权利人与社会公众的利益失衡。这样既与禁止反悔原则的目的不符，也与专利法保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造的立法目的不相适应。”

　　正如笔者代理的“某侵害专利权纠纷案”案件，涉案专利原权利要求4限定了技术特征“倾角”，原权利要求5引用权4，进一步限定了“大致倾斜45°”，在涉案专利授权阶段的实质审查过程中，在第一次审查意见中，审查员否定了所有权利要求的创造性，并针对原权利要求5的附加特征指出：对比文件1还公开了：所述侧面包括与驱动轴形成夹角的第一部分和第二部分，至于其限定了侧面的具体形式为……其仅仅是根据实际需要对两个部分相对位置的常规选择，其通过有限的实验能够获得，其效果也能够预见，不需要付出创造性劳动。在针对第一次审查意见的答复中，专利申请人将原权利要求2-5的所有附加特征都合并到权1并基于说明书增加特征“所述驱动轴(18)上的齿形突出部(19)具有与所述工具(10’)的齿形突出部相同的几何形状”，且专利申请人在第一次审查意见答复的陈述意见中提到，权利要求1限定的区别特征是“所述齿形突出部(19)具有V形尖头自由端(20)和与所述驱动轴(18)连合的加宽的下部(21)；所述驱动轴(18)上的齿形突出部(19)具有与所述工具(10’)的齿形突出部相同的几何形状”，指出“对比文件1没有公开或者教导以上区别特征”，并进一步讨论了上述区别特征带来的技术效果。在此修改和争辩意见的基础上，审查员接受了上述关于创造性的争辩意见，并最终发出了授权通知。

　　即，在专利授权阶段，专利申请人没有针对特征“大致倾斜45°”进行对比分析，没有具体陈述特征“大致倾斜45°”与现有技术的差别，更没有指出该角度的区别可能带来的技术效果，因此，并无证据证明权利人通过上述修改以及意见陈述，放弃了对与大致倾斜45度等同的技术方案主张等同侵权。

　　正如该案判决书【2】中指出的“专利申请人将从属权利要求中的附加技术特征合并到独立权利要求中的这种修改方式本身并不能得出专利申请人放弃了与增加的技术特征相关的等同技术特征”，“当专利申请人所作的修改或陈述属于通过增加或变更权利要求的技术特征改变请求保护的范围，或者增加或删除一项或多项权利要求，或者把权利要求附加的技术特征予以合并时，如果增加的技术特征已经清楚记载在原说明书和权利要求书中，符合专利法第三十三条规定的情形，在专利获得授权后，专利权人在侵权诉讼中主张技术特征等同的，人民法院应该审查其所作出的修改和陈述与授权后的该技术特征之间是否有实质联系，是否存在对该技术特征予以限缩或放弃的事实，而不能仅因为权利要求增加了技术特征，就认定专利申请人做出了修改，将该增加的技术特征的等同特征全部予以放弃”。

　　作为另一类似案例，《男与广州市番禺区好友实业有限公司侵害发明专利权纠纷一案再审民事裁定书（2014）民申字第1949号》判决书【3】中指出，“涉案专利申请人在专利授权过程中，将原权利要求4合并到权利要求1中，并在答复正文中陈述：修改后的权利要求1中出现的技术特征‘支撑部分’‘弯曲的增强部分’‘第一和第二弹力部分’‘第一和第二延伸部分’‘铰链部分’和‘第一和第二注塑弹力部分’在对比文件1中并未公开，上述技术特征与对比文件1公开的夹子既不相同也不等同，足以证明修改后的权利要求1相对于对比文件1具有创造性，具有突出的实质性特点和显著的进步。虽然涉案专利申请人在意见陈述中只是笼统地强调了包括“弯曲的增强部分”等在内的诸多技术特征与现有技术不同，并没有具体陈述某个特征与现有技术的差别，无法明确其放弃的具体技术方案，因此不能直接适用《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定的禁止反悔原则。”

　　又如另一案例，《中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案（2011）民提字第306号》判决书【4】中指出的，“放弃的认定标准。专利权保护范围是由权利要求包含的技术特征所限定的，故专利权保护范围的变化，亦体现为权利要求中技术特征的变化。在专利授权或无效宣告程序中，专利权人主动或应审查员的要求，可以通过增加技术特征对某权利要求所确定的保护范围进行限制，也可以通过意见陈述对某权利要求进行限缩性解释。禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即，由此所放弃的技术方案。该放弃，通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。但是，若专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃，则在判断是否构成禁止反悔原则中的‘放弃’时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。”

　　以上多个最高法的案例中确定的“禁止反悔原则”的适用规则都是一致的，即首先肯定了专利申请人、发明人有在不超出原始记载范围的情况下修改权利要求或作出陈述的自由；当专利申请人或发明人作出限缩性修改或陈述时，并不直接导致对技术方案的放弃，而要严格地把握放弃的认定条件，要判断作出的限缩性修改和陈述与授权之间是否有实质联系，是否存在对该技术特征予以限缩或放弃的事实。

　　这里引入另一反面案例，来更好地说明何种情况下构成对技术方案的放弃。如最高人民法院《湖北午时药业股份有限公司与澳诺（中国）制药有限公司、王军社侵犯发明专利权纠纷案（2009）民提字第20号》民事判决书【5】中指出的，“涉案专利申请公开文本权利要求2以及说明书第2页明确记载，可溶性钙剂是‘葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙’。可见，在专利申请公开文本中，葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。……澳诺公司辩称，专利申请人在涉案专利的审批过程中，将‘可溶性钙剂’修改为‘活性钙’属于一种澄清性修改，修改后的活性钙包括了含葡萄糖酸钙在内的所有组分钙。然而，从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行上述修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求中‘可溶性钙剂’保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的，同时，专利申请人在修改时的意见陈述中，并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙，故被申请人认为涉案专利中的活性钙包含葡萄糖酸钙的主张不能成立”，“(二)关于活性钙与葡萄糖酸钙是否等同问题。正如上述问题(一)中对‘活性钙’是否包含了‘葡萄糖酸钙’所阐述的那样，专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含‘葡萄糖酸钙’技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括‘葡萄糖酸钙’技术特征的技术方案。”

　　根据以上案例的对比，大家应该能对技术方案放弃的认定标准有更全面更深刻的认识。

　　笔者接下来讨论一下解释二第十三条和解释一第六条的关系。之前笔者看到一些文章认为，根据解释二的第十三条规定，只有限缩性修改或陈述被明确否定的，才不构成技术方案的放弃。笔者不同意该观点，笔者认为该规定是对权利人自我放弃的一种否定规定，即当有证据证明“专利申请人或发明人在授权或确权过程中通过限缩性修改或陈述导致了自我放弃”时，而该限缩性修改或陈述被裁判者明确否定了，则其自我放弃不导致技术方案的放弃。

　　这里引入另一案例来详细说明这种情形，最高人民法院《曹桂兰、胡美玲侵害发明专利权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书（2017）最高法民申1826号》【6】中指出，“由于专利授权确权程序对于技术特征的认定存在连续性，权利人作出的陈述是否被‘明确否定’，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。根据本案的上述相关事实，在授权程序中，国家知识产权局专利审查部门对蒋小平关于技术特征a、b的陈述意见不予认可，持明确否定意见，而且，涉案专利获得授权并非基于对特征a、b作出的限缩性陈述。在后续的无效审查程序，专利复审委员会并未推翻实质审查阶段所持的否定意见，不能得出专利复审委员会认为通过连接元件来进行阻抗匹配不是本领域的惯用技术手段，不属于本领域的公知常识的结论，也不能得出‘注塑嵌装’及‘固定卡装’不是本领域常用的锁固方式，不属于本领域的公知常识的结论。在评价涉案专利具有创造性时，尽管无效决定将技术特征a、b作为区别特征予以了罗列，但技术特征a、b的存在并未影响专利复审委员会以现有技术存在相反的技术教导，本领域技术人员不存在结合特征c‘所述无线电接收天线为AM/FM共用天线’的动机，而使得涉案专利具有创造性的审查评判。由于专利权人作出的限缩性陈述在实质审查中已被明确否定，而无效审查程序并未推翻该认定得出相反的结论，在这种情况下，应当认定存在专利权人的限缩性陈述已被明确否定的事实。这与所作的限缩性陈述并未带来专利权的获得和专利权的维持的事实相符，与‘禁止反悔’原则防止权利人‘两头得利’的目的不相悖。”

　　该案中，专利权人在授权过程中，通过修改和陈述认为技术特征a、b是区别技术特征，非公知常识，是专利权人的自我放弃，但是这种陈述意见在授权过程中被明确否定，最终的授权也并非由该两个技术特征带来，且在后续的无效过程中，也并未推翻该认定，因此专利权人的自我放弃并未导致技术方案的放弃，按照解释二的第十三条规定，不适用禁止反悔原则。

　　结合上面所有的讨论和案例，笔者相信“禁止反悔原则”的适用规则已经比较明晰，符合专利法保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造的立法目的，也符合禁止反悔原则的设立目的，避免因以增加技术特征的方式修改的权利要求的保护范围受到过度限制，导致被诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权，从而导致权利人与社会公众的利益失衡。

　　注释

　　【1】《浙江福瑞德化工有限公司、天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷再审民 事判决书（2018）最高法民再387号》判决书

　　【2】《侵害专利专利权纠纷案2019 最高法知民终530号》判决书

　　【3】《男与广州市番禺区好友实业有限公司侵害发明专利权纠纷一案再审民事裁定 书》（2014）民申字第1949号

　　【4】《中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠 纷案》（2011）民提字第306号

　　【5】最高人民法院《湖北午时药业股份有限公司与澳诺（中国）制药有限公司、王军社侵犯发明专利权纠纷案（2009）民提字第20号》民事判决书

　　【6】最高人民法院《曹桂兰、胡美玲侵害发明专利权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书（2017）最高法民申1826号》裁定书