文/北京集佳知识产权代理有限公司 柴玮杰

　　在中国，为防止第三方抢注或借本企业知名商标的良好商誉销售商品，大部分企业除了在主营的商品上申请注册商标，也会在非主营商品上申请商标。但是在美国，商标的申请、审查、续展及异议、无效等程序要求及标准，与国内有很大不同。美国尤其地注重使用证据，且在提交使用证明时，需申请人提交宣誓。若申请商品的范围超出实际使用范围，却在申请时提交了所有商品均实际投入使用的声明，则将会把商标置于极其脆弱的境地，不但在后续对他人的近似商标主张权利时将受到限制，也将对近似商标所有人提起的异议或无效主张难以抗拒。为此，笔者在此对美国商标制度中的使用证据进行详细梳理，以供参考。

　　一、美国商标使用证据要求

　　美国使用证据要求一般如下：a.申请/注册人需要为申请的每一类别下的商品，至少提供一件使用证据。若申请/注册人认为一件使用证据可支持数个类别商品的使用的，需向审查员明确指出；b.若为标准字体申请，则使用证据可以为任何形式及颜色；若为非标准字体，且主张颜色，则提交使用证据时显示的商标，需与申请时主张的颜色及设计一致。

　　此外，由于美国对使用证据的要求极其严格，对于产品的使用证据与对于服务类产品的使用证据要求也存在一定区别，我们具体列出如下：

　　（一）对一般产品的使用证据要求

　　1.以照片形式：一般来说，可以提供于产品上显示商标的标签，运输标签，包装等；也可以为直接压印在产品上的商标。需直接显示产品与商标的联系。

　　2.以网页形式提交：1）包含申请产品的图片或文字描述；2）显示商标与产品的联系；3）提供一种购买产品的方式。需注意的是，提供的网页截图中，商标需要以一种可以被消费者辨识为商标的形式出现。若商标距离产品较远，更可能被识别为供应方名称等，而非直接应用于产品的商标，则为不可被接受的证据。

　　对软件，程序，电影，视频等电子产品的使用证据要求：可以为在电脑程序上显示了商标的截屏；在某一帧上显示了商标的电影或视屏的截图。对于前述类型商品，只要商标被应用于产品或装载物，或与产品一同显示，且产品进行了商业销售，则不要求消费者可以在购买产品之前预先看到商标。

　　对于软件类产品，则可以提供显示软件可下载或可购买的网页截图。

　　（二）对服务的使用证据要求

　　1.以照片提交：可以为宣传单页，海报，或杂志介绍，只要详细体现了商标和具体的服务介绍；

　　2.以网页形式提交：可以为详细描述了服务并显示商标的网页截图。

　　提交使用证据时，美国官方还要求申请人提交宣誓书/使用声明，声明商标已在全部产品上投入使用，或提供有理由的不使用声明。具体内容如下：

　　1.宣誓书：申请人在提交使用证据的同时，提交一份签字后的宣誓书。宣誓书中，需表明宣誓人证明所有商品及/或服务均已实际投入使用。同时，宣誓人知晓，基于故意的错误声明可能导致罚款或监禁。同时，也将危害申请/注册的有效性。

　　2.合理的不使用声明：若申请人基于特殊原因，暂时无法将商标投入使用，但实际并无放弃商标意图，且后续有继续使用商标之意，则可以提交一份“合理的不使用声明”，向官方说明情况。然而该种声明，需具体说明无法实际投入使用的理由，且需要告知商标再次投入使用的时间。以下理由可构成合理的不使用声明：1）贸易禁运；2）业务售卖；3）生产产品必须的设备等需要维护或者重设，且该种设备市面无可替代产品；3）疾病，自然灾害等；4）与经销商之间的协商；5）若客户有后续订单的，也可以提交，证明商标将于后续提交使用，没有放弃的意图。

　　（三）几种申请基础及对应的使用证据要求

　　1.基于实际使用提交申请—— Section 1（a）

　　一般来说，客户需要为申请的每一类别商品或服务提交至少一件使用证据。若认为可以以一件商品的使用证据，指代数件类别的，需特别向审查员指出。同时，作为使用证据的商品需为至少在申请日前在美国实际投入使用。

　　2.基于意图使用提交申请—— Section 1（b）

　　基于善意使用的意图提交的申请，申请时无需提交使用证据。后续对提交使用证据的延期，可达三年。

　　3.基于马德里提交的申请—— 66（a）

　　申请时无需使用证据，但注册后5-6年需提交。

　　4.基于国内申请/注册提交的申请—— 44（d）（e）

　　申请时无需使用证据，但注册后5-6年需提交。

　　（四）注册后提交使用证据：美国一般要求注册后5-6年提交一次使用证据，后续，每次续展时均需提交一次使用证据。

　　二、审查阶段时的自由裁量及注册后的证据抽查

　　（一）申请时的审查员依其自由裁量权做出的进一步要求：

　　虽然美国商标的一般使用证据要求如上所述，但美国审查员完全可以基于职权对申请人提出更高的使用证据要求。一般来说，若申请人申请时首次提交的使用证据存疑（疑似经电子修改等），则审查员在下发审查意见，要求申请人提供更清晰的照片的同时，会要求申请人提供更详细的产品使用信息，包括但不限于：商品第一次销售日，产品具体实物销售的所在地，商店展示，产品的第一次成交日期等。

　　或者，若申请人申请的产品过多，范围过广，审查员也可能要求申请人出具进一步的产品信息，如：产品介绍，广告，使用手册等；或者，要求提供其他产品的使用证据，如：同时申请第28类的滑板，钓鱼竿等商品，但仅提供滑板的销售证据。虽官方要求为一个类别至少提供一件使用证据，但审查员可以依职权要求申请人提供可以覆盖全部商品的使用证据。

　　（二）注册后的美国使用证据抽查计划

　　适用条件：

　　1.适用于已提交使用证据的商标（即不包括基于马德里或国内申请/注册而提交的，尚未到5-6年提交使用证据年限的注册商标）。

　　2.商标指定了一个类别，且指定了该类别中四项或超过四项商品或服务的；或者，商标指定了两个或两个以上类别，且至少在其中两个类别分别指定了两项或两项以上商品或服务的。

　　三、使用证据相关的无效，异议等

　　1.虚假声明。在介绍商标使用证据的要求时，我们提到，美国官方要求在提交使用证据的同时，一并提交宣誓书，而宣誓书中包括：“宣誓人证明所有商品及/或服务均已实际投入使用。同时，宣誓人知晓，基于故意的错误声明可能导致罚款或监禁。同时，也将危害申请/注册的有效性。”

　　基于以上，若后续宣誓书中提及的商品未被实际投入使用，则对方可以主张申请人在申请时蓄意提交了虚假声明而提交异议或无效。同时，主张该商标系基于欺诈而获得的注册。

　　2.不使用撤销。严格来说，美国没有所谓的三年不使用撤销，即，商标未使用仅两年，只要对方可以证明商标申请人商标没有实际使用，且没有继续投入使用的意图，依然可以提起无效（美国撤销为无效的一种）。同时，即使对方商标未实际投入使用已满三年，若对方存在充分理由，商标依然可以不被撤销（如：天灾人祸；商品较为复杂，商业计划的周期较长）。

　　三年不使用撤销，仅是一般而言，若不满三年而提起撤销，撤销人除证明商标不使用外，还需证明对方无使用意图。而该种证明责任较高。满三年而不使用，官方推定对方无使用意图，对方需要指明存在后续使用意图的。

　　同时，在商标不使用撤销中，若实际使用中的商标与申请的商标（主张了颜色及设计），仅是存在较轻微的非实质性变动，而消费者能够将实际使用中的商标与申请商标辨识为相同商标的，则该两件商标属于法律上的等同商标。被撤销人完全可以进行抗辩。

　　四、建议及评价

　　美国重视商标的实际使用，且不同于国内注册在先的保护原则，美国保护商标的在先使用。即使未注册商标，也可以基于其在先的使用，对申请中商标提起异议，对已注册商标提起无效。

　　前述抽查机制，审查员的自由裁量权及对使用证据的种种要求，均为保证申请/注册人提交了真实的使用证据。然而，国内申请人基于国内实践（在主要商标上申请大量的商品及类别，包括与其实实际经营范围相去甚远），通常也偏向于在美国申请时，一并申请大量的商品及类别。

　　前述抽查机制，审查员的自由裁量权及对使用证据的种种要求，均为保证申请/注册人提交了真实的使用证据。然而，国内申请人基于国内实践（在主要商标上申请大量的商品及类别，包括与其实实际经营范围相去甚远），通常也偏向于在美国申请时，一并申请大量的商品及类别。

　　综上，笔者建议拟在美国进行商标申请的个人及公司，依商标在美的实际使用情况及计划，谨慎选择拟申请的商品及服务。