文/北京集佳知识产权代理有限公司 朱刚琴

　　自1983年中国商标法首次实施以来，在世界经济一体化、爆发式电子商务发展的冲击下，经过近四十年的商标确权维权跋涉历程，中国企业的商标维权意识得以大幅提高。与此同时，全球各国商标法规加快频率的更新修改和迭起的司法判赔案例也体现着对商标维权支持和侵权打击力度的日益增强。在此背景下，了解商标侵权赔偿的适用条件及由其反映的侵权赔偿范畴的扩张发展是对企业较为实用的需求之一。

　　本文借2019年底江苏省高级人民法院宣判的国内小米公司诉中山奔腾公司“小米生活”商标侵权案【1】，和2020年4月美国最高法院宣判的美国罗麦格纽扣公司诉美国富思有限公司“ROMAG”商标侵权案【2】进行两国商标侵权赔偿的适用条件解读，以期为企业了解侵权赔偿标准及其扩张化发展有所启迪。

　　在适用成文法的中国，体现商标侵权赔偿力度扩张的一典型变化为在立法上引入了商标侵权惩罚性赔偿机制，且该机制在司法实践中快速规范化发展，显著提升了侵权赔偿的威慑力。具体表现为，《中华人民共和国商标法》2013年修正内容第六十三条关于商标侵权赔偿内容中首次在2001年修正《商标法》的基本补偿性赔偿条款基础上引入了惩罚性赔偿机制，明确了对恶性侵犯商标专用权的行为，情节严重的，可以在权利人实际损失、侵权人获利、商标使用许可费倍数确定数额的一倍以上三倍以下判赔；2019年《商标法》进一步修正了第六十三条商标侵权赔偿内容，商标侵权惩罚性赔偿数额最高限度从2013年修正的三种基本计算方式基础数额的三倍提升至五倍，且法定最高赔偿额从三百万元上涨至五百万元，对商标侵权的加强打击趋势可见一斑。

　　在适用上述商标侵权惩罚性赔偿法律规定方面，2019年底宣判的国内“小米生活”商标侵权案属于一例最新典型案件。特此剖析国内“小米生活”商标侵权案体现的司法判赔中适用惩罚性赔偿的基本条件如下：

　　在小米公司诉中山奔腾公司“小米生活”商标侵权案中，江苏高院判决了中山奔腾公司等赔偿小米公司经济损失5000万元以及为制止侵权行为支出的合理支出414198元，基本前提包含三方面内容：

　　1、商标权人明确主张请求适用惩罚性赔偿

　　据相关媒体报道，本案高达5000万元的惩罚性赔偿额是“近三年国内已公开商标侵权生效判决中最高赔偿额”，而适用惩罚性赔偿和判决的该具体金额来源于原告小米公司方主动基于被告侵权获利额计算结果提起的明确诉讼主张，即法院支持了原告的惩罚性赔偿额诉求，而非法院自发判决赔偿。

　　尽管商标法中并未明确规定适用惩罚性赔偿应当以权利人明确主张请求适用为前提，导致在理论界和前期司法实践上，法院是否只能基于权利人的主张进行惩罚性赔偿存在过争议性理解和做法，但根据大范畴法律背景进行体系解释，《民法通则》明确列举了包括商标的知识产权为民事权利之一，且即将于2021年1月1日施行的《中华人民共和国民法典》第一百二十三条同样列出民事主体依法享有知识产权，显示知识产权受民法典规范，因而商标侵权纠纷应属于民事诉讼范畴。鉴于此，参照适用民事诉讼“不告不理”的基本原则，惩罚性赔偿的判决需以原告商标权人明确主张请求才可适用更符合法理。

　　同时，对商标权人的侧面启示为，为使得法院有充分理由对侵权人适用惩罚性赔偿，权利人了解惩罚性赔偿制度的存在，积极主张并有理有据计算提供己方实际损失额、侵权人不当获利额等必要考量数据，将是可以争取到法院支持的利器。

　　2、行为人主观明显恶意

　　在“小米生活”商标侵权案中，判决中山奔腾公司承担惩罚性赔偿额时，法院详细阐述了两被告的侵权行为具有明显的主观恶意，列举的具体事实包括被告刻意强化与原告及其商标的近似程度，存在模仿性广告宣传，以及在被告“持有的‘小米生活’注册商标经过商标评审程序及一审行政诉讼均被宣告无效、本案一审判决亦已做出的情况下，中山奔腾公司等直到二审进行过程中依然持续实施被诉侵权行为，具有明显的侵权恶意”等内容，体现了法院在判决惩罚性赔偿前，对论证对方构成主观恶意这一前提条件的重视。

　　事实上，不仅商标法第六十三条明确列举了倍数惩罚性赔偿的前提之一为“恶意侵犯商标专用权”，《商标法》多条款涉及赔偿的但书表述均体现了主观恶意是适用赔偿的前提，包括“第三十六条：……自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿”、“第四十七条：……宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”。

　　基于以上法律条款和判例实践基本可以看出，在中国，主观恶意是适用惩罚性赔偿的必要条件之一。因此，对于企业，为使得惩罚性赔偿诉求获得支持，证明侵权人“明知/应知而故犯”等主观恶意的重要性不言而喻。但论证构成“主观恶意”的具体行为方式则难以穷尽式清晰列出，就本案例对企业的参考意义来看，有效举证方式一般包括证明被侵权商标具备高知名度甚至达到驰名程度、商标显著性较高、侵权人傍名牌式宣传、当事人间存在商业往来或接触事实和机会等。

　　3、被告侵权行为所造成的后果十分严重

　　除主观恶意外，《商标法》六十三条中规定“情节严重”亦为确定惩罚性赔偿的前提条件，具体何为“情节严重”，除具体司法案例外，商标法并未具体界定。

　　在“小米生活”商标侵权案中，法院列出的推定“情节极为恶劣”事实包括“在案证据显示，中山奔腾公司等通过多家电商平台、众多店铺在线上销售，侵权商品种类多样、数量众多、侵权规模大”、“在案证据显示，‘小米生活’被诉侵权商品多次被监管部门认定为不合格产品，且电商平台用户亦反映存在一定质量问题，被诉侵权行为在一定程度上降低消费者对于‘小米’驰名商标的信任，损害‘小米’商标承载的良好声誉”、“在被告“持有的‘小米生活’注册商标经过商标评审程序及一审行政诉讼均被宣告无效、本案一审判决亦已做出的情况下，中山奔腾公司等直到二审进行过程中依然持续实施被诉侵权行为”等内容，体现了认定“情节恶劣”的一般性思路，主要为：明知而持续、继续、多次侵权；侵权产品数量大、规模大；有损害商标声誉确切事实等。

　　基于上述符合惩罚性判赔条件的事实，法院对中山奔腾公司等的被诉侵权行为适用了商标法修法前最高的三倍惩罚倍数，具有在国内商标侵权案件中适用惩罚性赔偿的典型示范意义。

　　无独有偶，在国内“小米生活”商标侵权案适用高额惩罚性赔偿体现出侵权赔偿力度扩张之后，美国今年4月随即出现了一例体现放宽商标侵权赔偿限制性适用条件的“ROMAG”商标侵权案例。该案颇具典型性的意义为，法院判决被告承担商标侵权赔偿责任时，首次论证判定行为人“主观恶意”不构成赔偿必须的适用条件。

　　本案基本案情为：原告美国罗麦格纽扣公司（简称“罗麦格公司”）销售皮革制品用“ROMAG”品牌磁性揿扣，被告美国富思有限公司（简称“富思公司”）主营各种时尚配饰的设计开发和经销。双方几年前达成合作意向，协议约定富思有限公司可在其手提包和其它产品上使用罗麦格公司生产的磁性揿扣。该合作起初顺利，但一段时间后，罗麦格公司发现由富思公司授权的产品制造工厂实际在其产品上使用了假冒“ROMAG”牌揿扣，且富思公司并未采取有效防范措施避免此问题。由于尝试和谈解决无果，罗麦格公司起诉了富思公司，主张富思公司虚假宣传其产品揿扣配件源自于罗麦格公司，侵犯其商标权。

　　针对该起商标侵权案例，最高法院审判团基于相关案件事实分析后，支持认定富思公司“冷酷漠视（in callous disregard）”了罗麦格公司的商标权，但由于无明确证据，驳回了罗麦格公司对富思公司具有主观恶意的指控。而在缺少被告“主观恶意”的条件下，法官论证认为：美国《兰纳姆法》重视并严谨规定了犯意标准，但该法第1117（a）款【3】关于商标侵权赔偿规定中并不存在关于恶意是侵权赔偿的必须前提的内容，因而法院可以基于侵权事实直接判决被告基于不当获利承担侵权赔偿责任，而不必以被告是否存在主观恶意为前提条件；对于富思公司辩称《兰纳姆法》第1117（a）款涉及“公平原则（principles of equity）”，根据文义解释和立法历史背景解释主观恶意都是判决赔偿前提的观点，法院相应予以驳回。法院最终结论为，尽管判决是否适用侵权赔偿时，侵权人的主观态度是非常重要的考量因素之一，但判决侵权赔偿并无需严格以“主观恶意”为适用必需前提；即使为“善意侵权”，侵权人同样不应当享有侵权获利。

　　该案判决观点明显有利于商标权人，由美国最高法院审判团全体成员一致支持、无一票反对。美国作为适用判例法的代表性国家，可以想见该案将对该国后续类似案例具有指导性意义。

　　对中国企业可以带来的启示为：该案例明确将“主观恶意”排除为适用商标补充性侵权赔偿的必须条件，而只是可选择性附加条件，扩张了可适用商标侵权赔偿的案例范畴，无疑可以鼓励商标权人行使商标权积极维权。在美国，此次“ROMAG”商标侵权案例判决之前，大量侵权案件面临无法证明实际损失、而失去获得高额侵权赔偿的机会，但本案例示范了排除“主观恶意”时，商标权人仍可以基于侵权人不当获利获得赔偿，能大幅提高商标权人可获得赔偿的额度，也意味着被告在遭遇侵权诉讼时将面临更高的被判赔风险。在此背景下，企业应当谨慎避免不知情而“善意”触雷；万一被卷入，作为被告方，选择通过和谈解决冲突往往是更妥善的提前避免可能的高额司法判赔风险的有效方案。

　　当然，在面临被诉要求承担商标侵权赔偿责任时，被告并非完全没有抗辩机会。例如，在中国和美国，商标注册后连续三年未使用的，则商标权均为不稳定可被撤销的权利，因此，若遭遇恶意诉讼，企业积极调查了解原告商标实际使用情况，充分进行商标不使用抗辩的，将能有效避免被判承担赔偿责任。浅谈与此，期待能为企业了解并运用商标侵权判赔规则有所裨益。

　　申请时无需使用证据，但注册后5-6年需提交。

　　注释

　　【1】江苏高院（2019）苏民终 1316 号小米科技有限责任公司等诉中山奔腾电器有限公司等商标侵权及不正当竞争纠纷案

　　【2】Romag Fasteners，Inc.v.Fossil，Inc.，No.18-1233(April 23，2020)

　　【3】美国《兰纳姆法》第1117（a）款：§35 (15 U.S.C.§1117).Recovery of profits，damages，and costs  (a) When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office，a violation under section 1125(a)or(d)of this title or a willful violation under section 1125(c)of this title，shall have been established in any civil action arising under this Act，the plaintiff shall be entitled，subject to the provisions of sections 1111 and 1114 and subject to the principles of equity，to recover(1)defendant’s profits，(2)any damages sustained by the plaintiff，and (3) the costs of the action.The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction.In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant’s sale only；defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment，according to the circumstances of the case，for any sum above the amount found as actual damages，not exceeding three times such amount.If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just，according to the circumstances of the case.Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty.The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.