根据美国专利法细则37 C.F.R 1.56款,每一个参与专利申请的人都有义务向美国专利局披露与专利性有关的信息,只要还有权利要求在被审查,此义务就存在,如果对专利局或企图对专利局有欺骗行为,或不怀好意或故意违反信息披露义务,则不授与专利。而对于一件已授权的美国专利而言,如果专利权人在诉讼中被认定未履行信息披露义务(IDS),则将导致该专利无法实施。
前三个阶段可参见美国专利法细则37 C.F.R 1.97款,第一阶段对应1.97(b)款,第二阶段对应1.97(c)款,第三阶段对应1.97(d)款。而第四阶段是在授权费支付后而在授权日之前提交IDS的应对方式。
相应条款的主要内容:
1.97(b)款:若IDS是申请人在下述任一时间段内提交的,USPTO将予以考虑,
(1)自一件美国国内申请提交日起的三个月内;
(2)自一件国际申请进入美国国家阶段之日起的三个月内;
(3)在第一次实体OA下发之前;
(4)在提交RCE之后,第一次OA下发之前。
1.97(c)款:若IDS是在(b)款规定的时限之后提交,而在final action、授权通知书下发之前或任何能导致专利申请程序关闭的行为发生之前提交,并且满足下述任一条件,则USPTO将予以考虑,
(1)一份声明;或
(2)费用(官费为180美元,小实体、微实体分别为90美元、45美元)
Note:官费可能会有所调整,如涉及相关费用,请查询最新的官费
1.97(d)款: 若IDS是在(c)款规定的时限之后提交,而在授权费支付之前或支付时提交,并且满足下述条件,则USPTO将予以考虑,
(1)一份声明;和
(2)费用(官费为180美元,小实体、微实体分别为90美元、45美元)
Note:官费可能会有所调整,如涉及相关费用,请查询最新的官费
根据37 C.F.R 1.97(e)款可知,1.97(c)款与1.97(d)款中所述“声明”指申请人必须声明:
(1) 在信息披露书里所附的文件是在最近3个月以内其它国家专利局审查相关申请案时找到的现有技术文献;或
(2) 在信息披露书里所附的文件不是其它国家专利局审查相关申请案时找到的现有技术文献,但是相对于所有有披露义务的人来说,这些文献都是最近3个月以内才知道的。
对于第四阶段----专利申请处于授权费已支付而尚未到授权日期的阶段,目前,USPTO实施一个试点项目——“Quick Path Information Disclosure Statement(QPIDS)”。QPIDS试点项目仅适用于发明专利申请或再颁申请,不适用于外观专利申请、植物专利申请或再审程序。对于一件专利申请而言,该试点项目允许在授权费支付之后、授权日期之前的这一阶段,审查员可以在不需要重新打开审查程序的情况下,考虑申请人提交IDS。当审查员认为IDS中的任何信息不能使重新打开审查程序成为必需时,USPTO会下发修改后的授权通知书,即此种情况下,降低了授权费支付后重开程序的必要性,避免了时间上的延迟。
QPIDS试点项目自2012年5月16日生效,目前延期至2014年9月30日。因此,除非该试点项目时限延长,否则任何依据该试点项目提交的IDS必须在2014年9月30日或之前提交。需要提交的项目:表格(PTO/SB/09),附带时限声明的IDS及费用,电子请求及相关费用,提RCE及相关费用。当然,若审查员认为IDS中的任何信息不能使重新打开审查程序成为必需时,RCE程序不会启动,RCE相关费用会自动返还。若审查员认为IDS中的相关信息可以导致审查程序的重新打开, RCE程序将会启动,IDS相关费用会自动返还。
示例:
1. 一件美国专利申请于2012年7月1日提交, 则IDS在2012年10月1日之前或第一次实体OA下发之前提交,不需要费用及声明;
2. 一件美国专利申请于2012年7月1日提交,第一次OA于2013年12月下发,目前没有final OA或授权通知书下发,若此时同族专利的审查意见中引用了一篇新的相关文献,则应保证在获知该文献3个月内提交IDS,若提交IDS时仍没有final OA或授权通知书下发,可选择在提交IDS时附声明或支付费用;若提交IDS时final OA或授权通知书已下发,必须附声明并支付费用;
3. 专利申请人已于2014年2月1日收到一件美国专利申请的授权通知书,并于2014年3月1日获知作为优先权基础的专利申请的审查意见中引用了一篇新的相关文献,目前尚未支付授权费,首先应在获知该文献3个月内(即2014年6月1日)提交IDS,并同时保证在授权费支付之前提交(即2014年5月1日),否则就需要选择QPIDS,即该IDS需要在2014年5月1日之前提交。建议应在获知上述文献后尽快提交IDS,而授权费可以在支付时限内支付即可,因为IDS的提交并不会影响授权费的支付时限,且IDS的提交不会导致审查员就专利申请发出驳回通知,但是审查员可能因一些形式问题驳回IDS中提交的相关文献,尽早提交IDS,在规定时限内支付授权费,可以给审查员review IDS时间,也可以给与申请人时间重新提交IDS的时间,若提交的IDS不被接受。
4. 若一件美国专利申请的授权费已支付,且授权通知已于2013年7月1日下发,该通知表明授权日期--2013年8月10日,若在2013年7月25日,专利权人或其他有披露义务的人获知与该专利实质相关的信息,则可在授权日期(2013年8月10日)之前采用QPIDS项目进行IDS的提交。
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