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对发明专利申请优先审查管理办法的解读
文/集佳知识产权代理有限公司 王艳江
 

  2012年6月19日国家知识产权局发布了第65号公告,即《发明专利申请优先审查管理办法》,该管理办法的内容涉及对满足一定条件的发明专利申请给予优先审查的相应规定。该管理办法自8月1日已经正式实施了。

  优先审查又称为加快审查。发明专利申请进入实质审查程序后,审查员一般会按照顺序进行审查。对于一些申请人急于实施或有侵权情况发生的专利申请,申请人往往希望加快审查,快速授权,以便及时行使权力。尽管之前专利局没有明文规定过加快审查程序,但是专利局在几年前就开始对一些专利申请在申请人的请求下进行加快审查的尝试和实际操作了。本次管理办法的公布和实施,是对加快审查工作经验进行总结的基础上出台的书面规定,更为难能可贵的是,在该办法中第一次明确地规定了审理期限,给予申请人以明确的加快预期。

  为了便于广大申请人及时掌握和了解该管理办法的具体内容,本文拟对其中涉及的各项规定进行解读,以期帮助申请人有效地利用这一规定早日取得专利权。

  一、适用的申请人

  该办法没有明确排除外国申请人,意味着该办法既适用于本国申请人,也适用于外国申请人。这其实是巴黎公约中的国民待遇原则的体现。但是,该办法要求申请人必须提交由省、自治区或直辖市审查和签署意见并盖公章的请求书。地方知识产权局对不属于本辖区企业的国外申请人是否会签署有利的意见,是外国申请人普遍担忧的。

  但是,并不是所有的外国申请人均可以适用该办法。根据该办法的第三条,国家知识产权局与其他国家或者地区专利审查机构签订了双边或者多边协议开展优先审查的,不适用本办法。目前,中国与日本、美国、韩国、德国和俄罗斯签署了审查高速路(PPH)的试点协议,因此,这些国家的申请人就很可能不能通过优先审查的途径进行加快审查,只能通过PPH的途径进行加快审查。当然,如果PPH的试点期结束后,就无此限制了。

  二、适用的专利申请类型

  如该办法的名称所显示的,优先审查仅适用于发明专利申请,并不适用于实用新型和外观设计专利申请。原因是符合加快审查条件的发明创造,一般是以发明的类型保护的;另一方面,实用新型目前的审查周期已经很短了,在一年之内基本上能够获得授权,外观设计更快,基本上六个月之内会授权,因此没有必要加快。

  该办法第四条具体规定了符合加快审查条件的发明专利申请的四种具体类型:

  (一)涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等技术领域的重要专利申请;

  (二)涉及低碳技术、节约资源等有助于绿色发展的重要专利申请;

  (三)就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或地区提出申请的该中国首次申请;

  (四)其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查的专利申请。

  有人将可优先审查的专利申请概括为低碳节能的新技术,其实这仅是第二条规定的可加快审查的一小部分申请类型。第一条其实覆盖了相当宽的技术领域,从信息技术到生物技术,再到材料和能源技术,可以看出,几乎所有的新兴高技术领域均可申请优先审查。而第四条是一个兜底条款。

  对于第三条规定的对首次在中国提出专利申请又向其他国家或地区提出申请的该中国首次申请可以请求优先审查的规定,在中国专利局与多个国外专利局开展了审查高速公路(PPH)项目的背景下,一方面外国专利局能够及时利用中国专利局的审查结论,使得中国专利局的审查结论能够更快、更有效地影响其他专利局的审查,对进一步提高中国在国际合作中的影响力具有重要意义,另一方面,在积极支持国内企业等市场主体在海外尽快取得合理的专利权的方面也会发挥更加积极的作用。

  另外,在本办法正式发布之前的具体操作中,对于在专利申请公开之后,他人实施其发明,对申请人的利益产生重大影响的一类专利申请,也可以请求加快审查。但是遗憾的是,我们注意到这种类型的发明专利申请并没有明确地包含在这次正式发布的可优先审查的专利类型中,这是由于专利局很难甄别申请人提出的这种理由是否客观真实,不具有现实操作性。如果大家都以这个理由提出优先审查的请求并获得批准,就反而达不到优先审查的目的。

  三、请求优先审查的手续

  1、转换为电子申请:为了推广电子政务,专利局规定请求优先审查和参与审查高速公路的申请必须是电子申请。不过纸件申请也没有关系,目前专利局的电子申请网站具有纸件申请转电子申请的功能,可以方便地将原来的纸件申请转换为电子申请。

  2、提交时机:该办法在第六条规定了如果专利申请没有进入实质审查程序,需要申请人启动实质审查程序。也就是说,该请求需要在收到进入实质审查程序通知书到发出第一次审查意见通知书之前提交,建议申请人最好在进入实质审查程序后的三个月主动修改期提交。为了尽快收到进入实质审查程序通知书,还建议申请人在提交申请的同时提交实质审查请求书并请求提前公开,这样专利申请会在初审合格后无需等18月即可公开并进入实质审查程序。

  3、提交的材料:该办法规定必须提交的材料包括“发明专利申请优先审查请求书”(可在专利局网站下载)和符合条件的检索报告。该请求书必须经过地方知识产权局进行审批并盖章。各地方在审批优先审查请求书的过程中可能有不同的要求,例如,北京市知识产权局要求提供如下进一步的材料:

   1)、进入实审通知书和实质审查缴费收据复印件;

   2)、申请人身份证明。如申请人是单位,须出具单位营业执照复印件加盖公章,单位给办理人的授权委托书和办理人的身份证复印件及联系方式;如申请人是个人,须出具人身份证复印件及联系方式;

  3)、申请理由的证明材料和相关证据。针对《发明专利申请优先审查管理办法》申请条件中对国家利益或者公共利益具有重大意义的证明材料,需出具国家部级以上或北京市相关部门的相关证明材料。

  至于符合条件的检索报告,对于仅在中国提交的国内申请,一般提交中国专利局检索中心出具的检索报告;对于同样的发明创造也在外国提交了专利申请或要求了外国优先权的专利申请,可以提交中国专利局检索中心出具的检索报告,也可以提交由外国专利机构针对国外申请或优先权申请所出具的检索报告、审查结果及中译文。

  四、优先审查审理程序

  根据办法第9、10和11条的规定,将地方知识产权局盖章后的请求书连同检索报告提交到国家知识产权局之后,专利局初审流程管理部会进行审核,并以通知书的形式通知申请人请求是否被批准。

  一旦优先审查的请求获得批准,专利局会在通知书的发文日起30个工作日内发出第一次审查意见通知书。相应地,申请人答复审查意见通知书的期限缩短为2个月,无论是第一次审查意见通知书还是之后的通知书。同时不允许办理延期手续。申请人提出延期手续或逾期未答复的,优先审查的申请会自动转为普通申请。

  获准优先审查的专利申请,该办法规定自优先审查请求获得批准之日起的一年之内结案。因此,按最快的情况计算,即提申的同时提出实质审查及提前公开,进实审之后提出优先审查并顺利获得批准,一件发明专利申请会在提交后一年半的时间获得授权,与普通案件的平均授权时间3~5年相比,有显著的加快效果。

  五、费用

  提出优先审查请求无需缴纳官费。但是由于提出该请求需要提交检索报告,因此会给申请人额外增加检索报告的费用(1500元左右)。

  六、优先审查与审查高速公路(PPH)的异同

  中国专利局目前有两种并行的加快审查的制度,一种是去年开始的审查高速公路,另一种是优先审查制度,现将两种制度的异同用表格的方式列举如下:

  

  通过以上对优先审查管理办法的解读,希望能够帮助申请人及时掌握、利用这个新规定,早日获得专利授权。