一、案情介绍：

　　2009年10月1日实施的新专利法以及随后颁布实施的与之配套的专利法实施细则和审查指南对不同情况下关于“同样的发明创造”的处理进行了进一步地细化和明确。笔者在此将相关内容进行梳理，以求系统地了解新专利法下 “同样的发明创造”的内涵、判断标准及处理原则。

　　新专利法第9条规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”此条款总括性地规定了我国专利制度的两个基本原则——禁止重复授予专利权的原则和先申请原则。而适用这些原则的前提条件是两个申请涉及“同样的发明创造”。由此，什么是“同样的发明创造”、如何认定两个以上的发明创造是否属于同样的发明创造，成为适用这些原则的一个不可回避的问题。以下便针对这些问题进行逐一讨论。

　　1.什么是“同样的发明创造”

　　对于发明或实用新型，“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利） 中存在的保护范围相同的权利要求，即，所要求保护的技术方案相同。而对于外观设计，由于其仅涉及关于产品的形状、图案、色彩的设计，而不涉及技术方案，因此，对于外观设计专利申请（专利）来说，“同样的发明创造”是指“同样的外观设计”，即，两项外观设计相同或者实质相同。

　　2.如何认定两个以上的发明创造是否属于同样的发明创造

　　对于发明或实用新型，专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。因此，为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，则应当认为它们是同样的发明创造。而对于两件专利申请或专利说明书的内容相同但其权利要求保护范围不同的情况，则应当认为所要求保护的发明创造不同，即不属于“同样的发明创造”。

　　对于外观设计，专利法第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。因此，在判断是否构成同样的发明创造时，应当以表示在两件外观设计专利申请或专利的图片或者照片中的产品的外观设计为准。如果表示在两件外观设计专利申请或专利的图片或者照片中的产品的外观设计相同或实质相同，则构成“同样的发明创造”。

　　其中，外观设计相同或实质相同是本次审查指南修改中新引入的概念，对于何为“外观设计相同”、“外观设计实质相同”，新的审查指南中也给出了具体的定义。外观设计相同，是指涉案专利与对比设计是相同种类产品的外观设计，并且涉案专利的全部外观设计要素与对比设计的相应设计要素相同。其中，相同种类产品的判断应当以产品的用途是否相同为准，即，用途相同则可认定所涉及的产品为相同种类产品；外观设计要素是指外观设计产品的图案、色彩和形状。

　　外观设计实质相同，是指涉案专利与对比涉及是相同或相近种类产品的外观设计，并且，如果一般消费者经过对涉案专利与对比设计的整体观察可以看出，二者的区别仅在于（1）施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异；（2）使用时不容易看到或者看不到的部位；（3）将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素；（4）将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化；或（5）互为镜像对称，则认为涉案专利与对比设计实质相同。

　　需要特别指出的是，外观设计实质相同的判断仅限于相同或者相近种类的产品外观设计，对于产品种类不相同也不相近的外观设计，不进行涉案专利与对比设计是否实质相同的比较和判断，即可认定涉案专利与对比设计不构成实质相同。类似于外观设计相同判断中关于相同种类产品的判断，相近种类的产品也是指用途相近的产品。

　　以上按专利类别详细讨论的“同样的发明创造”的定义及其判断标准，然而，对于“同样的发明创造”，在不同情况下，处理方式实际上也不尽相同。下文将就不同情况下专利局对“同样的发明创造”的处理展开讨论。

　　（1）对于申请人相同的两件专利申请的处理

　　在审查过程中，对于同一申请人同日（指申请日，有优先权的指优先权日）就同样的发明创造提出两件专利申请，并且这两件申请符合授予专利权的其他条件的，专利局将就这两件申请分别通知申请人进行选择或者修改。如果申请人期满不答复，则相应的申请将被视为撤回。如果经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的，两件申请将均被驳回。

　　（2）对于不同申请人的两件专利申请的处理

　　在审查过程中，对于不同的申请人同日（指申请日，有优先权的指优先权日）就同样的发明创造分别提出专利申请，并且这两件申请符合授予专利权的其他条件的，专利局将通知各申请人自行协商确定申请人。如果申请人期满不答复， 则其申请被视为撤回；如果协商不成，或者经申请人陈述意见或进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的，则两件申请均予以驳回。

　　（3）对于申请人相同的一件专利申请和一项专利权的处理

　　在对一件专利申请进行审查的过程中，对于同一申请人同日（指申请日，有优先权的指优先权日） 就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，专利局将通知申请人进行修改。如果申请人期满不答复，则其申请被视为撤回。如果经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的，则其专利申请将被驳回。

　　但是，对于同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。因此，在对上述发明专利申请进行审查的过程中，如果该发明专利申请符合授予专利权的其他条件，则专利局将通知申请人进行选择或者修改。如果申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权，则应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明，此时，对符合授权条件、尚未授权的发明专利申请，专利局将发出授权通知书，并将放弃上述实用新型专利权的书面声明转至有关审查部门，由专利局予以登记和公告，公告上注明上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

　　以上从法理上对新专利法及其配套实施细则和审查指南中关于“同样的发明创造”的规定进行了梳理，期望有助于读者了解新专利法下 “同样的发明创造”的内涵、判断标准及处理原则。