本文简单讨论申请人和专利代理人在答复审查意见通知书时应该注意的几个方面。

　　一、首先要注意权利要求书是否得到说明书的支持并不是判断对权利要求书的修改是否超出原始公开范围的标准 在论述对权利要求书的修改没有超出原始公开的范围时，有一些申请人和代理人经常会论述到“权利要求得到了说明书的支持，因而对权利要求书的修改没有超出原始公开范围”。其实这样的逻辑是不正确的，混淆了“支持”和“超范围”这两个概念。

　　专利法第二十六条第四款规定：“权利要求书应当以说明书为依据”。审查指南中对此进行了解释：“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围”。

　　专利法第三十三条规定：“申请人可以对其申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。审查指南中对此进行了解释：“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。

　　通过以上定义可以看出，“权利要求书应当得到说明书的支持”是指权利要求书和说明书之间的关系，也就是说申请人在撰写申请文件时可以对说明书进行适当概括，从而在权利要求书中利用概括得到的上位概念以期得到比较宽的保护范围。例如，如果在说明书中仅提及到铁、铜两种金属，那么在本领域普通技术人员可以预期其它所有金属也可以替代铁、铜从而实现本申请中的发明目的的情况下，申请人在权利要求书中将铁、铜概括成金属，则认为权利要求书得到了说明书的支持。即，衡量权利要求是否以说明书为依据是以权利要求书是否“能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出”和“不超出说明书公开的范围”为标准的。

　　而衡量“对申请文件的修改是否超出原始公开的范围”是以在提交申请之后申请人对申请文件又进行了修改的情况下判断对申请文件的修改是否超出“文字记载的内容”及“根据文字记载的内容和说明书附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容”为标准的。我们仍参照以上述示例，假若申请人原始公开的说明书和权利要求书中仅提到了铁、铜两种金属，而在答复审查意见通知书时将权利要求中的“铜、铁”修改为“金属”，则即使本领域普通技术人员可以预期其它所有金属也可以替代铁、铜从而实现本申请中的发明目的，也不允许申请人做这样的修改，原因为“金属”未以文字形式记载于原始申请文件中，也不能根据文字记载的内容和说明书附图能够直接地、毫无疑义地确定。

　　由此可知，权利要求得到了说明书的支持并不能得出修改未超出原始公开范围的结论，因而在论述对权利要求书的修改没有超出原始公开的范围时，申请人和代理人应当将修改后的技术内容与原始说明书和权利要求书记载的技术内容进行比较，准确论述修改未超出原始公开范围的理由。

　　二、应当从修改后权利要求的整个技术方案出发来论述对权利要求的修改没有超出原始公开的范围

　　在论述对权利要求书的修改没有超出原始公开的范围时，也有一些申请人和代理人论述到：“在权利要求×中新增加的或修改的×个技术特征记载于原说明书第×页第×行，因而对权利要求×的修改没有超出原始公开的范围”。这样的论述也是不正确的，因为没有以该修改后的权利要求的整个技术方案记载的技术内容为出发点来进行论述。每个权利要求记载的技术内容应该是一个完整的技术方案，不应当因为该修改后权利要求中所增加或修改的单独某个或某几个技术特征出现在原始公开的说明书中，就认为该修改后的权利要求的整个技术方案记载于原始公开的说明书中，从而推断对该权利要求的修改没有超出原始公开的范围。

　　举例来说，在原说明书的具体实施方式1中描述了一种管形接合件，该接合件可以由塑料制成，同时在具体实施方式2中描述了另外一种管形接合件，但是没有提到这种接合件也可以由塑料制成。在原始公开的权利要求中，申请人在独立权利要求1概括涵盖了两个具体实施方式，在从属权利要求2中进一步明确限定了具体实施方式1的内容，在引用权利要求2的从属权利要求3中指出所述管形接合件由塑料制成，在从属权利要求4中进一步明确限定了具体实施方式2的内容。在答复审查意见通知书时，由于新颖性、创造性原因，申请人将具体实施方式1放弃，将独立权利要求1修改为仅保护具体实施方式2中描述的管形接合件（即，将原从属权利要求4上升为新的独立权利要求1）。这时，申请人不能简单地仅仅将原权利要求1和2删除来完成本次答复，还应当将从属权利要求3删除，因为原说明书和权利要求书中没有记载具体实施方式2的接合件也可以由塑料制成，这样修改后的权利要求书中对应于原权利要求3的整个技术方案记载的技术内容超出了原始公开的范围。不能因为在原说明书第×页第×行中有“该接合件可以由塑料制成”这样的具体描述，就认为修改后的权利要求书中对应于原权利要求3的技术方案没有超出原始公开的范围。

　　以上简单地说明了几种答复审查意见通知书时论述对权利要求书的修改没有超出原始公开范围的思路和方法，论述对说明书的修改没有超出原始公开的范围与此相似，在此不再赘述。