Unitalen Attoneys at Law
   
上一期 | 总第141期
 
 
 
 
 
 
 
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办案点滴--关于不清楚用语的争辩
文/北京集佳知识产权代理有限公司 李春晖
 
  在审查员发出的实质审查意见通知书中,关于权利要求不清楚(Rule20.1)的审查意见是最为常见的。据笔者的统计,大约70%的审查意见会不同程度地涉及权利要求是否清楚的问题。这其中,很大一部分是关于用语是否清楚的问题。

  正因为大部分审查意见都会涉及“不清楚”的问题,而这些案子最终仍然可以授权(除非说明书也不清楚并构成了不符合Art.26.3的缺陷),所以很多代理人慢慢形成了一种认识,那就是 “不清楚”的缺陷只是小问题,克服起来也很简单,改掉或者删掉就行了。

  然而我们都知道,对申请文件的修改应该十分慎重。首先,一旦对申请文件加以改动,就有修改超出原始公开范围的风险。目前,知识产权局对“修改超范围”的审查实践越来越严格,在语言系统如此复杂和具有不确定性的情况下,即使代理人认真斟酌,也难以保证任何修改都不超出原始公开范围。其次,对权利要求的任何改动,都可能导致申请人最终获得的权利的改变。如果申请人比较依赖代理人的专业知识和经验,代理人对申请文件的轻易修改就是不负责任,对申请人和代理人本身都是有风险的。

  此外,在审查指南第二部分第二章第3.2.2节(清楚)中,列举了一些通常不能接受的用语,包括“厚”、“薄”、“强”、“弱”、“高温”、“高压”、“很宽范围”、“约”、“接近”、“等”、“或类似物”等等。在审查实践中,审查员脑海中的负面列表往往有进一步的扩展,或者说一个具体的审查员会对某些词汇比较敏感。要么是因为对语言和技术的理解不够深入,要么是因为对授权的谨慎,审查员往往对审查指南和自己脑海中的负面列表持非常严格甚至可以说是苛刻的态度:一旦审查员发现敏感用语,必定提出“不清楚”的审查意见。

  这就意味着审查员的审查意见中可能有很大一部分并不恰当。这个时候,如果轻易地进行修改或者删除,申请人的权利毫无疑问将受到损害,这当然不符合“站在客户的角度考虑每一个问题” 、“全身心地关注客户的每一个细节”的理念。

  在具体办案过程中,技术领域如此广泛,语言如此丰富,如何恰如其分地处理关于“不清楚”的审查意见是一个很复杂的问题,它要求代理人在不断学习和深入理解专业技术的同时,要注意提高自己的语言文字修养。下面笔者举几个在办案中遇到的实例,与读者分享。

  1.“百分之几”是否清楚?

  在审查意见中,审查员认为权利要求中的“几”的含义是不确定的,因此要求申请人进行修改。然而代理人发现,说明书任何地方都从未清楚地表明“百分之几”究竟是多少或者是什么样的范围。这样,如果认同审查员的意见的话,除了删除该权利要求之外别无他法。而如果该技术特征位于独立权利要求中的话,问题就更严重了:不删除的话权利要求不清楚,删除的话很可能导致修改超范围。

  事实上,按照常识,我们知道,“几”应该是指一到十的整数。如果超过“十”,我们就该说“十几”了;如果小于一,我们就该说“千分之几”而不是“百分之几”了。按照这种理解,代理人通过电话与审查员进行了沟通。审查员觉得似乎有理,但在没有证据的情况下还不敢完全确信。

  于是,代理人举证说,中国社会科学院语言研究所词典编辑室编的《现代汉语辞典》2002年增补本中对“几”的解释之一是“表示大于一而小于十的不定的数目”。按照这种解释,“百分之几”无疑相当于说“百分之一到百分之十”这样的范围。申请人按此进行争辩,审查员最终接受了上述解释,从而维护了申请人的权利。

  在此过程中还需要注意的是,代理人没有强调常识中认为“几”应为整数的理解,而直接引用了上述词典中的解释,审查员也未对此提出异议。问题是,如果审查员提出这样的异议怎么办?对此,代理人认为,虽然在日常生活中“几”意味着整数,然而在技术文件的上下文中,应该有另一种常识,那就是对于连续变量,无论是发明人还是读者都没有任何理由将这个变量限定为整数。

  2.“显著的扭曲变形”是否清楚?

  审查员在审查意见中认为,不清楚什么样的扭曲变形是显著的,什么样的扭曲变形是不清楚的,并要求申请人用说明书中描述的具体结构替代所述描述。如果没有具体的上下文,“显著”这种表述确实很有可能是不清楚的。然而在案件的具体背景下,可能会有不同的理解。具体来说,该术语出现在下面的技术特征中:

  “每一个声波接收器以防止声波接收器相对于彼此出现显著的扭曲变形的方式连接到所述设备,使得声波接收器之间的角度是恒定的。”

  在这样的具体背景下,代理人进行了如下争辩:

  “只要物体受到力,不变形是不可能的,因此在物理和力学领域用‘没有显著变形’来表达材料的刚性。在本发明中,使用术语‘显著的扭曲变形’只是因为认识到没有支承轴能够完全抗扭曲变形,而申请人认识到扭曲变形越小越好。而本领域的普通技术人员知道如何使安装接收器的纵向轴的扭曲变形最小化,使用刚性材料制造该轴就是其中一种手段。本发明的目的并非要解决这个设计细节,对这种细节的任何设计都只是本发明的更细节的实施方式而已。而本发明的设计要点之一在于使所有的接收器相对于纵向轴的方位角坐标都对齐(使得声波接收器之间的角度是恒定的),因此本发明的保护范围应当不受所述设计细节的限制。”

  在上面的争辩中,代理人同时论述了不能用具体结构限定的理由和“显著扭曲变形”的确切含义。审查员最终接受了代理人的争辩。在这里需要注意的是,在上面引用的技术特征中,是用否定的语言(“防止”)来使用“显著扭曲变形”,也就是相当于物理和力学中的“没有显著变形”的概念。然而,如果在技术特征中是正面地限定“具有显著的变形”,可能就真的是不清楚的。

  3.“部分地”是否应删除?

  在审查意见中,审查员认为:“部分地根据A确定B”是不清楚的,因为不知道究竟根据什么来确定B;而根据审查员的理解,应删除“部分地”。

  在这种情况下,究竟是否删除“部分地”应十分慎重。很显然,删除会导致前后含义不同,从而保护范围不一样。申请人之所以使用“部分地”一词,定有其考虑;如果删除,将导致A是B的唯一根据(虽然“根据”一词不一定按照“只根据”去理解,但是在审查员提出这种审查意见的情况下,审查员显然隐含了“根据”就是“只根据”的意思),在严重的情况下将导致该权利要求不能得到很好的保护,甚至毫无意义。

  经过与申请人的讨论,代理人明白,虽然申请文件中仅仅讨论了A,因为这是该发明的发明点所在,但是在实践中(甚至是常识)中,确定B的因素有很多。

  因此,代理人确定,“部分地”不能简单地删除,可以考虑与审查员争辩。如果审查员坚持,可以考虑修改为意思相同的易被接受的表达,例如修改为“A作为确定B的因素之一”,等等。

  4.“可”的问题

  很多审查员对“可(可能,可以)”字十分敏感,相信很多代理人都收到过要求删除“可(可能,可以)”字的审查意见。对此,也应具体情况具体分析。据笔者的经验,虽然存在删除“可”字也无碍大局的情况,但在大多数情况下,切不可一删了之。

  对于很多“可”,对应于英文形容词后缀“-able”。在这种情况下,“可”事实上表示一种性质,而不是表示实然的状态。例如,movable(可移动),表示某部件不是固定的,但决不是表示该部件总是在运动中。显然,说“部件A是可运动的”和说“部件A是运动的”将导致技术方案的不同。又例如,如果将“A可与B连接”改成“A与B连接”将导致结构的改变。也就是,A与B可能只是在设备工作中的某些时候出现连接状态,而修改后意味着A总是与B连接。因此,在这种情况下,“可”是应该被接受的。如果审查员坚持,可以考虑修改为“部件A是能够运动的”、“A能够与B连接”。

  上面的几个简单的例子只是抛砖引玉。实践中可能出现各种各样的实际情况,作为代理人,需要秉持“站在客户的角度考虑每一个问题” 、“全身心地关注客户的每一个细节”的理念,审慎处理,维护申请人的权利。