文/集佳知识产权代理有限公司 顾晋伟

　　摘要：在对发明的“非显而易见性”进行判断时，根据专利法以及审查指南中的规定，应该将“非显而易见性”做广义的理解，而非仅将其局限于技术方案的狭义理解，更不能将其与具体的判断方法“三步法”划等号。在对“非显而易见性”做广义理解的基础上再判断“预料不到的技术效果”对创造性的影响，可能会得到一个全新的结论。

　　关键词：非显而易见性，预料不到的技术效果，广义理解，狭义理解

　　引言

　　北京市高级人民法院就“新日铁住金不锈钢株式会社诉专利复审委员会、李建新发明专利权无效行政纠纷”作出的（2013）高行终字第1754号行政判决在业内引起了阵阵讨论，这个案例也入选了当年的中国法院50件典型知识产权案例，并且收录在“北京市高级人民法院知识产权疑难案例要览，第二辑”中。围绕着该案例，关于“预料不到的技术效果”在创造性判断中究竟起什么作用，是否需要将其作为单独考量因素而独立于“非显而易见性”、甚至凌驾于“非显而易见性”，还是将其作为次要因素或者是“非显而易见性”的辅助因素，在业内始终有各种观点的交锋，但是如果换一个角度去思考这个问题，可能会得到一个全然不同的结论。

　　1.案情简介

　　该案件的事实在复审委的第18653号无效决定（1）以及一审和二审法院的判决书（2,3）中已经有清晰的记载，仅出于方便讨论的目的，笔者在此简要描述一下该案件的事实情况。

　　该案件的争议点出现在修改后的权利要求7，该权利要求涉及一种耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，并且采用开放式的撰写方式限定了合金的各个组分以及含量，是典型的组合物类型权利要求。在该案件中，复审委和一审、二审法院所认定的最接近现有技术都是附件4中的从属权利要求3，其中公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢，经比较二者之间的组分和含量，又一致认定区别技术特征为：权利要求7所述的Mn、Ti的含量范围在附件4中记载的相应组分的范围之内，也即构成选择发明。

　　对此，复审委认为本领域技术人员在附件4的基础上容易想到权利要求7中限定的Mn、Ti的含量范围是常规选择，其技术效果也是可以预料的，本专利中也没有能够证明该小范围的选择产生了意想不到的技术效果的信息，因此否定了权利要求7的创造性（1）。

　　专利权人则坚持认为附件4旨在得到一种高温强度优异的不锈钢，本专利旨在得到一种耐腐蚀性优良的不锈钢，二者的发明目的和要解决的技术问题完全不同，附件4中没有给出任何提高耐间隙腐蚀性的教导。此外，专利权人引用了本专利的比较例C16，认为比较例C16中的各组分含量均在附件4所述范围之内，仅Cr含量不在本专利权利要求7所述范围之内，比较例C16的产品的最大侵蚀深度达925μm，耐间隙腐蚀性差，由此表明本专利取得了意料不到的技术效果。

　　对此，复审委合议组认为：首先，本专利文件中的实验数据不足以证明本专利具有区别于附件4的预料不到的技术效果；其次，创造性的审查过程中，主要是判断要求保护的技术方案相对于现有技术是否显而易见，并不要求现有技术中全部方案均能达到要求保护的技术方案能够实现的技术效果；最后，该权利要求7的大部分技术特征都被附件4公开，不存在Cr含量范围不同的差别；因此，专利权人的上述主张不能成立（1）。

　　一审法院虽然在判断方式上有别于复审委的无效决定中的推理过程，但是结果是维持了该无效决定（2，但是二审法院却认为：“根据专利法第二十二条第三款规定，发明的创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。当技术主题涉及到化学混合物或组合物时，各组分及其含量均属于必要技术特征，均应当在独立权利要求中限定。在此类技术方案中，各组分或其含量的变化会引起相应的物理化学反应，可能会导致整体技术方案在效果上的变化。因此，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员可以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，运用三步法判断创造性是可以的。但是，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用三步法，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法”（3）。正是这一判决引起了业内的阵阵讨论。

　　2.观点交锋

　　针对此案件的判决，业内始终存在各种不同的声音，其中以复审委的李越老师等人所著的文章（4）与北京市高院知识产权庭的石必胜法官所著的文章（5,6）之间的观点交锋为最突出。在此案件之前，业内也存在多种研究结果和观点，例如以马文霞老师为首的课题组所研究和发表的成果（7），以及一些专利代理人例如北京集佳知识产权代理有限公司的吴鹏章先生所做的案例研究（8）等等。

　　研读这些文章和观点，可以发现对于预料不到的技术效果究竟在创造性判断中扮演何种角色，专利局以及复审委的观点是一贯的，例如上文中所提及的马文霞等人的研究结果认为，“本课题组针对预料不到的技术效果与非显而易见性的关系，通过大量的案例分析、比较研究得出以下观点：预料不到的技术效果不是创造性判断的单独因素，而是通过发明实际解决的技术问题和技术启示的确定，蕴含于非显而易见性的判断过程中，或在非显而易见性判断后，修正创造性判断结论。在不同的案件中，发明的实质性特点和技术进步的程度有高低之分，其对创造性判断结论的影响要综合评价。当要求保护的发明相对于现有技术越来越显而易见，则发明欲具备创造性所需的技术进步也应随之提高，二者是此消彼长的关系，但前者在创造性的整体判断中所占权重更大。发明的技术效果相对于现有技术是否产生质变，重点需要判断其与现有技术已知性能的相关性。在“量”上优于最接近的现有技术的技术效果，尚不足以证明预料不到，还应当结合相关背景技术和所属技术领域的普通技术知识确定该效果是否超出所属技术领域技术人员的预期”（7）。这里需要注意的是该研究结果是在“铁素体不锈钢无效案”之前形成的。

　　而李越等人的观点无疑是与此一致的，例如李越等人认为，分析审查指南中 “预料不到的技术效果”规定的设立本义，应该作如下理解：“对于“预料不到的技术效果”的考察在创造性判断中的地位低于“三步法”，是否产生预料不到的技术效果不是创造性判断的一个完整的判断基准，而仅是众多需要考虑的要素之一，提出“预料不到的技术效果”的目的在于：提醒判断者注意，防止在审查中遗漏对于有价值的技术效果的考虑导致轻易抹杀发明的技术贡献”（4），并且还引用了欧洲专利局和美国专利商标局的标准来进行比对研究：“在欧洲专利局审查指南中把此类需要考虑的情形统称为“次要因素”(Secondary indicators)。欧洲专利局在判例法中指出所述次要因素仅仅是评价创造性的辅助考虑因素，只有在怀疑的情况下才是有重要意义的，也就是说当客观评价现有技术的教导尚不能给出明确结论的情况下需要重点考虑。美国专利商标局审查程序手册也将预料不到的效果称作“辅助考虑因素”(secondary considerations)，明确指出创造性判断中这类辅助考虑因素的重要性依不同的案情而不同。可见，在不同国家的审查实践中，预料不到的技术效果在创造性判断中的地位是类似的”（4）。

　　关于石必胜的观点，限于篇幅在此就不具体引用了，总之他提出了截然不同的观点，例如石必胜认为“意料不到技术效果是认定该技术方案具备创造性的充分条件”（5），并且他还利用“蝴蝶效应”这样的理论解释了专利创造性判断应当遵守的立体原则和尤其是整体原则（6），令人耳目一新。

　　而代理人中例如吴鹏章所持的观点更接近石必胜的观点，他认为在实践中可以“论述发明能够获得意料不到的技术效果并由此确立发明的创造性。这即避免了与审查员在是否存在技术启示的问题上的纠缠，并且往往能够起到事半功倍的效果”（8）。

　　需要说明的是，上述的专家学者们都是业界精英，他们所表达的观点都是经过了严密的论证和实践案例的检验的，并且在他们的文章中行文严谨，笔者在此所引用的只是他们文章中的段落或者摘抄，限于篇幅无法全部录入，请读者注意阅读原文全文，不要因此有所误解。

　　3.“非显而易见性”的广义理解和狭义理解

　　对于这种争论，即“预料不到的技术效果”和“非显而易见性”二者之间究竟应该是什么样的关系，以及在我国现行的行政审查以及司法实践中该如何看待二者之间的关系，笔者认为如果跳出这个问题本身的争论，而是换个思维方式去认识“非显而易见性”的内涵，同时结合实践中的判断方法，可能会得出一个全新的结论。

　　3.1．“非显而易见性”的广义理解

　　 按照我国现行的专利法第22条第3款的规定，“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步”，而对于该法条中的“突出的实质性特点”，在审查指南第二部分第四章中是这样解释的：“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的”（9）。由此可见在我国的实践中是将“突出的实质性特点”和“非显而易见性”划等号的，但是需要注意的是在此处的行文中明确说明的是“发明”本身相对于现有技术是否“显而易见”，而非“技术方案”本身相对于现有技术是否“显而易见”。

　　进而在审查指南该章节的审查原则部分中强调了整体判断的原则：“在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待”（9）。

　　在对创造性的概念进行解释和对创造性审查的原则进行阐述之后，在审查指南中对具体的审查方式或者说判断方法进行了说明，也即我们所熟知的“三步法”，而且在审查指南中明确指出“三步法”仅仅是通常所采用的方法，并没有排除可以采用其他方法来判断“非显而易见性”。

　　行文至此，笔者认为即便是根据我国的实践，也可以将发明的“非显而易见性”作一个广义的理解，而不是局限于技术方案的“非显而易见性”这样一个狭义的理解，更不能纠结于具体判断方法，也即实践中所通常采用的“三步法”。无论如何，都不能把这种判断方法与发明的非显而易见性划等号，因为“三步法”仅仅是实践中判断发明是否具备显而易见性的手段或方法，而且还只是手段或者方法之一。如果将发明的“非显而易见性”做狭义的理解，仅将发明的“非显而易见性”集中于技术方案的“非显而易见”，并且还将其与“三步法”完全等同起来，那么难免会出现上面提到的种种争论。

　　因此，依据审查指南中对创造性概念的解释和对创造性审查原则的阐述，笔者认为应该对创造性要求中的“非显而易见性”作广义的理解，或者说是作整体的理解。而对于发明整体来说，其涵盖了发明所属的技术领域、所要解决的技术问题、所提出的技术方案和所实现的技术效果等等要素，其中较为重要的和实践中经常考虑的应该就是技术问题、技术方案和技术效果三要素了，这三种要素在绝大多数情况下是存在时间先后关系的，而且彼此之间存在着关联和平衡。

　　那么在按照审查指南中制定的整体原则来判断发明的“非显而易见性”时，问题就在于：

　　1. 在这三者中任意之一体现出非显而易见性，是否就应该认可发明整体的非显而易见性？

　　2. 还是要求所有的要素都体现出非显而易见性，才认可发明整体的非显而易见性？

　　3. 还是说哪个或那些要素必须体现出非显而易见性，才认可发明整体的非显而易见性？

　　顺便还有问题4. 是否还需要考虑构成发明整体的其他要素？

　　很明显，首先需要排除的是问题2，如果采用这样的标准，恐怕就只有开拓性发明满足创造性的要求了。

　　那么对于问题1呢？

　　以技术问题为例，发明所要解决的技术问题是发明之根本，可谓水之源，木之根，科技的进步在很大程度上就在于人们不断地发现问题、提出问题、认识问题、研究问题、解决问题。因此，如果技术问题的提出本身就已经超越了本领域技术人员的认知水平，或者技术问题的研究（例如认识到技术问题的成因）就已经超越了本领域技术人员的认知水平，那么无论解决该技术问题的方案或者手段如何简单，都不能否定发明人的智力劳动，在专利行业体现的就是不能否定发明的创造性。这种观点应该已经得到了业内的普遍认可，例如审查操作规程中的“印刷时纸张跑偏”案例就典型地反应了这种情况（10）。

　　推而广之，对于技术效果的判断是否也应该持同样的观点呢？也即，如果有证据证实发明相对于现有技术已经取得了很大的技术进步，这种技术进步的质变和/或量变程度已经超越了本领域技术人员的预知能力，显然这种技术进步已经为人类的知识宝库中添加了极为有意义的成果，那么为什么不能据此而承认这种发明创造的非显而易见性，进而用专利制度加以保护呢？笔者自己是想不到有任何理由对此予以拒绝的。

　　对于我们所常说的“预料不到的技术效果”，其判断主体无疑是本领域技术人员，而且依据审查指南中对术语“预料不到的技术效果”的解释，可以看出“预料不到的技术效果”和“技术效果的非显而易见性”二者几乎是可以完全划等号的。因此，当“预料不到的技术效果”出现时，已经足以说明“技术效果的非显而易见性”，而该技术效果要素本身就完全可以单独影响发明整体的创造性。

　　如果以这种方式来理解创造性，那么以“预料不到的技术效果”单独进行判断的方式事实上和审查指南第二部分第四章5.3节和6.3节中的文字记述并无矛盾，笔者在下文中会对此进行具体解释。

　　附带地，对技术领域的考量在某些情况下也可以单独影响到创造性的评判，例如“转用发明”的提出，只是在实践中此种情形极少，这也部分解决了上面提到的问题4。

　　通过考虑上述的问题1、2和4，事实上已经解决了发明的非显而易见性的判断问题，那么问题3呢？还需要考虑吗？

　　笔者认为，问题3的提出恰恰是由实践中最通常形成的误区导致的，即“技术方案”一家独大，其他技术问题、技术效果以及技术领域等因素均为陪衬，沦为辅助或者次要因素。这种误区的形成本质上在于行政机关对行政审查效率的过度追求，在行政审查效率和公正保护发明二者出现矛盾时行政机关所毫不犹豫地表现出支持前者的态度，久而久之造成此种误区的积重难返。

　　3.2“非显而易见性”的狭义理解

　　如上文所述，笔者认为在实践中造成争论的原因之一就在于对发明的“非显而易见性”的狭义理解，换言之，在对发明的“非显而易见性”进行判断时仅仅集中于技术方案的判断，而忽略了发明整体中的技术领域、技术问题以及技术效果因素对这种判断的纠偏，而且在实践中又往往将这种狭义理解和“三步法”挂钩，甚至是不自觉地将二者划等号，从而造成在实践中“三步法”的机械使用，使得不少有价值的发明创造得不到应有的保护。从这个意义上来说，笔者非常赞同“铁素体不锈钢无效案”中二审法院所提出的“不能机械使用三步法”的观点，而且认为这是此判决中的最大亮点。

　　对于审查实践中出现的仅以技术方案是否显而易见来判断整个发明的创造性，笔者认为其原因是很清楚的，首先对于行政审查来说，效率是必须要考虑的重要因素，对于一份完整的申请文件来说，审查员优先考虑的一定是权利要求书中记载的技术方案，因为在绝大多数情况下都是依据技术方案的非显而易见性来建立起发明的非显而易见性的。例如对于上文提到的技术问题，实践中仅依靠技术问题的非显而易见性来建立整个发明的非显而易见性的情况极少，因为技术问题本身具备非显而易见性在某种程度上就已经接近于开拓性发明了，而技术问题的成因之非显而易见性在实践中的概率很少。技术效果因素在实践中即便比技术问题因素出现的情况会多一些，但是也不会太多，因为要使得技术效果达到“质”和/或“量”的变化在实际中出现的概率很少。在审查员应对如此大量的专利申请时，最有效最常见的审查方式就是优先判断技术方案本身是否显而易见，这是正确的行政审查方式。

　　其次，在实践中技术问题或者技术效果因素都是申请人在审查员对技术方案的显而易见性进行了判断并且得出否定的结论之后提出的，也即在实践中技术问题或者技术效果等等因素是申请人所采用一种抗辩手段（这些要素在美国法律框架下被称为“secondary considerations”，笔者认为在这里的术语“secondary considerations”并不必然地表达出“次要”或者“辅助”的意思，而是在一方面表达出时间上的先后顺序，事实上在美国法律体系中“辅助”更多地是用“auxiliary”），因此出于时间顺序审查员也不会首先去考虑这些因素，而只关注技术方案即可。但是在申请人提出这些因素的考量请求之后，审查员就一定要考虑这些因素对创造性的影响，从而防止发明人的辛勤劳动付之东流。在某种意义上，笔者同意李越等人所提出的“验算”的观点（4）。

　　退回到实际工作中，“三步法”是一种有效方法，其体现的是“问题-解决方案”式的判断逻辑，此方法的优点是简单便捷，有利于提高行政审批的效率，因此在审查实践中普遍使用，但是普遍使用不代表机械套用。“三步法”只是判断发明是否具备显而易见性的手段或方式之一，并非唯一的方法（例如在美国采用的是思维方式不同的TSM判断方法（并辅以KSR案件的影响因素）），因此不能把这种判断方法与技术方案的非显而易见性划等号，更不能把这种判断方法与发明的非显而易见性划等号。

　　此外，尽管在审查指南的文字中指明该方法是判断“发明”相对于现有技术是否显而易见的一种方式，但是从三步法中三个步骤的具体表述以及在实践中的使用情况来看，该方法更像是判断“技术方案”相对于现有技术是否显而易见的一种方式。

　　同时，由于该方法本身就是一种事后进行判断的方法，而且在使用时需要将技术方案分解为各个技术特征，因此在使用时难免会出现以下缺点：在了解发明内容之后作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低；在技术方案分解为技术特征进行比对时，将技术特征与发明整体割裂开来。因此在审查指南中特别提醒需要注意“事后诸葛亮”的情况以及要整体评价创造性（9）。

　　因此，在实际的工作中正是由于追求行政审查效率的考虑，事实上造成了技术方案的判断在整体发明创造性的判断中一家独大的局面，在此过程中忽略了构成发明整体的其他因素的影响；接下来在技术方案的审查过程中机械地套用三步法，从而忽略了三步法本身存在的缺点；由于这两个层次的忽略，从而放大造成了对发明整体创造性的考虑出现了误区。并且审查员在日复一日采用这种方式审查案件的过程中，如果不注意对误区的修正，那么就会日积月累地形成审查的盲区。

　　4. 回归到具体案件的分析

　　回到“铁素体不锈钢无效案”的具体案件中，来看看“预料不到的技术效果”在实践中对创造性的影响情况。在该案件中，专利权人明确主张了预料不到的技术效果。

　　在实践中，在判断预料不到的技术效果对于发明创造性的影响时，审查员们还是往往会不自觉地利用三步法来进行，具体而言，也就是在完成第一步（确定最接近的现有技术）和第二步（确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题）之后，在第三步寻找技术启示的时候才考虑预料不到的技术效果这一影响因素。也就是说，预料不到的技术效果只是对于技术启示的寻求有影响，在申请人已经举证证明了本发明取得预料不到的技术效果时，审查员往往就可以免除对技术启示的寻找，从而直接依据审查指南第二部分第四章5.3节和6.3节的规定来认可发明的创造性。

　　但是如果在三步法中只进行了必不可少的第一步，即确定最接近的现有技术之后，就直接以本发明相对于所确定的最接近现有技术具有预料不到的技术效果来认定创造性，恐怕在实践中是没有哪个审查员会这么做的。

　　在“铁素体不锈钢无效案”本身的过程以及后续的观点交锋中，也体现了这两种判断方式。如上文所述，在该案件中所确定的事实是：权利要求7的技术方案中所述的Mn、Ti的含量构成选择发明（区别技术特征），而专利权人提交的证明预料不到技术效果的证据实施例C1和比较例C16中，体现的是Cr含量的差别（并非区别技术特征）。

　　对此李越等人认为“在本案中，假如专利权人提供的证据能够证明本申请通过限缩Mn和Ti在合金中的含量范围确实取得了超出本领域技术人员预期想象的耐腐蚀性能，在这样的情况下，按照审查指南中关于选择发明需要考虑预料不到的技术效果的角度，那么，在假定对Mn和Ti含量的选择使得发明取得了预料不到的技术效果的前提下，该发明将具备创造性”，并且还对实验数据的提交持有更加开放的态度（4）。

　　这种观点是实践中绝大多数情况下审查员和申请人所共同认可的观点，也是上文中提到的第一种判断方式，而且被认为是符合审查指南规定的审查方式。

　　那么这种观点或者审查方式是唯一正确的吗？其他观点和审查方式就不符合审查指南的规定吗？

　　对于上文提到的后一种判断方式，也即在创造性判断中只进行了必不可少的第一步，确定最接近的现有技术之后，就直接以本发明相对于所确定的最接近现有技术具有预料不到的技术效果来认定创造性，这种判断方式事实上也并未突破审查指南第二部分第四章5.3节和6.3节中的限定，因为在审查指南的这些章节中并未规定在哪个阶段需要引入或者考虑“预料不到的技术效果”因素（9）。而在实践中，检索并确定最接近的现有技术是必须进行的步骤，否则本发明就没有任何比较对象，在此步骤之后即进行技术效果的比对，从而确定该技术效果对于本领域技术人员而言是否是质或量上的难以预料，在字面上也并不违反审查指南第二部分第四章5.3节和6.3节中的规定。

　　这种判断方式正是本案中二审法院所采取的判断方式，并且在本案中二审法院明确提出前提是“当本领域技术人员可以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，运用三步法判断创造性是可以的。但是，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用三步法”（3），这与审查指南中对于三步法只是通常情况下使用的一种方法的描述并无矛盾。

　　因此，按照笔者的观点，无论是复审委还是二审法院，所作出的决定都没有突破作为部门规章的审查指南的规定，区别只是在于复审委还是按照惯有方式使用三步法、并且在进行第三步判断时引入了“预料不到的技术效果”因素；而二审法院则是放弃三步法（或者仅是形式上进行了三步法中的第一步）、直接引入“预料不到的技术效果”因素进行判断。这两种判断方式可以认为都符合审查指南第二部分第四章5.3节和6.3节中的规定，因为如上文所述，这些章节中并未规定在哪个阶段需要引入或者考虑“预料不到的技术效果”因素。但是二审法院的做法既没有突破审查指南的限制、没有对审查指南的理解造成不利影响、而且最重要的是真正体现出对发明创造的公正保护，从专利法的立法本意，也即鼓励发明创造的初衷出发，二审法院的判断方式无疑是正确的。

　　总之，笔者认为，在“铁素体不锈钢无效案”审理过程以及后续讨论中出现的种种观点对立在本质上体现的是“追求行政审查工作的效率”和“追求对发明创造的公平公正保护”二者之间的关系，在绝大多数情况下二者都可以做到和谐统一，但是在某些情况下出现矛盾时，对二者该采取何种态度造成了各种观点的对立。

　　5. 由此案件引起的再思考

　　5.1 事实认定

　　笔者认为，在这个案件中还存在着一些事实认定不足的问题，但是这个事实认定并非是“由区别技术特征导致产生预料不到的技术效果”的事实认定，而是“本领域技术人员对本领域中预料不到的技术效果的认定以及专利权人所提供的证据能否支持这种结论”的事实认定。换言之，专利权人应该提供充分的证据并且依据这些证据来论述在不锈钢合金领域或者再细分的更具体技术领域中本发明所实现的技术效果已经超出了本领域技术人员的预期，例如本领域技术人员的预知能力的高低、举例说明什么样的技术效果属于本领域中公认的预料不到的技术效果、本发明是否已经达到了这种高度等等，由这些事实来建立起本发明取得了预料不到的技术效果这样一个结论。在本案中专利权人仅仅是举出了两个实施例之间的数据比对，似乎分量还不太足，并且在无效决定，一审和二审判决中对此方面的论述似乎也不足。

　　5.2 其他国家的判断方式

　　笔者在此仅以美国的实践做一简要的说明。

　　美国法律体系的基石是案例，对于USPTO的Manual of Patent Examining Procedure（MPEP）而言，规范的是美国专利局的雇员们在实际工作中的行为或者是为这些雇员们提供具体指导，这就使得在MPEP中存在着各种经典案例，并且随着新的经典案例的出现而不断地进行更新和补充。美国专利局的审查员们在进行实际的审查工作时和我国的审查员并无二致，都是首先进行技术方案的判断，然后应申请人的请求再去考虑其他的因素，在此过程中MPEP中收录的经典案例会尽可能地修正审查员的判断，这是由美国的法律体系决定的，只是这并不代表着这些案例就是金科玉律。

　　以有些学者所引用的Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348, 1372, 82 USPQ2d1321, 1339 (Fed. Cir. 2007) 为例，在MPEP中收录了该案例，并且引用的是其中的一段内容：“Evidence pertaining to secondary considerations must be taken into account whenever present; however, it does not necessarily control the obviousness conclusion”（11）。但是不能将MPEP对该案例的收录视为美国实践中已经完全认同该案例中所表达的某些观点，尤其是这些观点仅是某些或某个法官的个人观点，这是美国法律制度所决定的。阅读这个案件的全文可知，上文提出的观点事实上是在这个案件的判断完成之后法官用一个连接词“alternatively”引出来的宏论，这样的结论并不必然对后续的案件产生约束力。

　　研究该案例后就会发现，这个案例的实质还是在于事实的认定，也就是专利权人辉瑞公司所提供的证据不足以证明这样的发明已经满足了预料不到的技术效果的程度，而且这样的判断是依据双方当事人所提交的证据进行反复的此消彼长来确定的。换言之，这个案件的精髓还是事实认定，和上面5.1节的观点是一致的。

　　对于我们所持的“预料不到的技术效果”的纠结，笔者认为在MPEP中收录的其他案例如In re Lindner,457 F.2d 506, 508, 173 USPQ 356, 358 (CCPA1972) 、In re Greenfield, 571 F.2d 1185, 1189,197 USPQ 227, 230 (CCPA 1978)或许会为我们的纠结提供新的思路（11），在实践中这种思路事实上早已出现，并且已经表现在我们实际的工作中。

　　5.3划界式的撰写方式不适合组合物发明

　　这是一个小的指引，体现的却是大的方向。

　　划界式的撰写方式在专利法实施细则第21条中有所规定，并且在指南中有具体的描述，而且业内公认的是划界式撰写方式不适合组合物发明，这一点在专利法实施细则第21条中有体现，在审查指南中更是明确指出。

　　将划界式撰写方式和三步法比较一下品品滋味就能觉察出，二者之间存在着天然的接近，这也是将这种撰写方式写入实施细则中的原因之一。从提高行政审查的效率来说，行政机关鼓励申请人用这种方式来撰写权利要求，以便在后续使用三步法进行实质审查时能够节约时间，但是行政机关很清楚对于某些发明类型是不能采用这种撰写方式的，例如组合物类型的发明因其本质而天然地不适用划界式撰写方式，因此在审查指南中对此作出了明确的规定。

　　那么从这个角度去侧面考虑一下“铁素体不锈钢无效案”，就可以看出二审法院所作出的结论是正确的，这个结论不但没有违背审查实践，相反是完全贴合审查实践的。

　　5.4创造性条款中的“显著的进步”

　　在专利法第22条第3款的条文中还提及了“显著的进步”，按照有些人甚至是大多数人的理解，这里的“显著的进步”体现的就是技术效果，有些学者将技术进步分为“有益的效果”和“预料不到的效果”两个层次，并且探讨了技术进步和非显而易见性的二维关系（7）。但是如果按照笔者的上述观点，将技术效果因素放置在发明的非显而易见性的考量之中，则不会存在二维关系，而只是一个维度的关系。笔者甚至认为专利法第22条第3款中“显著的进步”的要求会对非显而易见性的判断造成误解，如果将其删除，只保留非显而易见性的要求，不仅会和欧洲以及美国的法律状况接轨，而且也不会引起不必要的误会。

　　5.5“预料不到的技术效果”对技术方案本身的影响或限制

　　笔者认为这个方面的考虑才是现实工作中的关键所在。

　　如上文所述，作为构成发明整体的各个要素，技术领域、技术问题、技术方案和技术效果在某些情况下存在时间顺序关系，更重要的是这些因素之间存在着相互的关联和平衡，在某些极端情况出现时会打破这个平衡，从而造成此消彼长的情形。

　　例如技术效果和技术方案二者之间的平衡在实际工作中是很容易理解的，在出现预料不到的技术效果后就会打破这个平衡，造成对技术方案的限制，这也是笔者在上文中所提及的需要对In re Lindner,457 F.2d 506, 508, 173 USPQ 356, 358 (CCPA1972) 、In re Greenfield, 571 F.2d 1185, 1189,197 USPQ 227, 230 (CCPA 1978) 这样的案例更加关注的原因。而且在我国的实践中事实上也是一直存在这种情形的，如果对这样的情形进行更加深入的研究，可能会得到殊途同归的结论，从而至少在表面上会消除实际工作中出现的行政机关和司法机构对特殊情况的不同处理方式，归结到“铁素体不锈钢无效案”上可能会得到相同的处理结果。

　　6. 结语

　　以上内容是笔者在借鉴各位专家学者的观点之后所作出的一点自己的思考，其中在文字中可能会有些妄语和不当之处，但是笔者声明这绝非对这些专家学者们或是他们的观点有任何不敬，而且绝非表示自己的观点是完全正确的，这些文字也仅是起抛砖引玉之作用，希望有更多的精英人士能够研究我们这个领域中出现的各种问题，这是我们这个行业的幸事。

　　参考文献

　　1. 专利复审委员会第18653号无效宣告请求审查决定

　　2. 北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第180号行政判决书

　　3. 北京市高级人民法院（2013）高行终字第1754号行政判决书

　　4. “从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起”，李越、杜国顺、王轶，《中国知识产权》，总第100和101期，2015年6月-7月

　　5. “意料不到技术效果是具备创造性的充分条件吗”，石必胜，知产力网站，链接：http://www.zhichanli.com/article/11975

　　6. “专利创造性判断中的蝴蝶效应”，石必胜，《中国知识产权》，总第100期，2015年6月

　　7. “预料不到的技术效果在创造性判断中的考量”，马文霞，何炜，李新芝等，《中国发明与专利》，2013年第2期

　　8. “从意料不到的技术效果争辩发明的创造性”，吴鹏章，链接：http://c.blog.sina.com.cn/profile.php?blogid=89a2cc8789001a7c

　　9. 专利审查指南，第二部分第四章，知识产权出版社，2010年版，

　　10. 审查操作规程（实质审查分册），89-90页，知识产权出版社

　　11. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) , 第9版，2145节