文/集佳知识产权代理有限公司 王雪

　　在发明专利申请的实质审查过程中，专利代理人可能碰到这样的情况：申请人在答复国家知识产权局下发的审查意见通知书时，拟主动删除独立权利要求中的某个或某些技术特征，而如此修改后的权利要求所要求保护的技术方案确已记载在说明书中，没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。

　　作为专利代理人，对于这样的修改，直觉反应可能会是什么呢？能不能进行这样的修改呢？能或不能的原因又是什么呢？如果不能进行这样的修改，那么接下来应该如何处理呢？

　　对于“能不能进行这样的修改”的问题，相信专利代理人会立刻给出否定答案：不能进行这样的修改。

　　但是，你会对此答案感到疑惑吗？如果你对此尚存疑惑，那就跟随本文先来回顾一下专利法及其实施细则以及《专利审查指南》中的相关规定吧！

　　有关在发明专利申请的实质审查过程中答复审查意见通知书时对申请文件进行的修改，在专利法及其实施细则以及《专利审查指南》中进行了详细的规定，具体地：

　　专利法第三十三条的规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

　　专利法实施细则第五十一条第三款的规定：申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

　　专利法第三十三条对修改的内容与范围作出了规定。专利法实施细则第五十一条第三款对答复审查意见通知书时的修改方式作出了规定。

　　此外，在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.1节中明确提出，如果修改的内容和范围不符合专利法第三十三条的规定，则这样的修改不能被允许。在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3节中明确提出，如果修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，则这样的修改文本一般不予接受。在此使用措辞：“一般不予接受”，即表明对于专利法实施细则第五十一条第三款的适用存在例外情形。

　　为此，在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3节中给出了这样的例外情形：对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，但其内容和范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。

　　根据该规定，对于那些修改方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定的修改，只有在“其内容和范围满足专利法第三十三条要求”且“经修改的申请文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景”的情况下，经此修改的申请文件才可能因为“该修改可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改”而被接受。

　　然而，并非满足上述条件的修改都可以被接受。

　　在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3节中还规定：当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受。

　　（1）主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。

　　（2）主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。

　　（3）主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。

　　（4）主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

　　（5）主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

　　笔者认为，前述规定应是基于程序节约原则而设的。专利申请的审查及批准与其他行政行为一样，也受到行政效率优先原则的约束，具体表现为审查员应遵循程序节约原则而尽可能地缩短审查过程。在发明专利申请的实质审查程序中，在大多数情况下审查员是在对发明专利申请进行检索之后发出第一次审查意见通知书的。然而，前述第（1）-（5）项所涉及的修改将使权利要求的保护范围扩大或出现新的保护范围。如果对由此修改后的权利要求继续审查，则需要重新进行检索，增加了审查负荷。因而，在《专利审查指南》中将前述第（1）-（5）项所涉及的修改明确列为不予接受的情形。

　　至此，可以看出，本文开篇所提到的修改乃因属于前述规定中的第（1）项所述情形而不能在答复审查意见通知书时作出如是修改。也就是说，在答复审查意见通知书时通过主动删除独立权利要求中的技术特征的方式而对独立权利要求进行的修改，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，也因为“不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改”而不被接受。

　　在明了“为什么”不能进行这样的修改之后，专利代理人随即就要面对“如何处理”的问题。

　　专利代理人应当清醒地认识到，前述规定是来自《专利审查指南》的。“审查指南”，顾名思义是指导专利局和专利复审委员会的审查员依法行政的依据和标准。也就是说，《专利审查指南》中的相关规定是从审查员的角度出发的，就如同在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3节中一般，规定对于什么样的情形，审查员可以不予接受，等等。因而，对于那些不予接受的情形，审查指南中除了规定“审查员应当发出审查意见通知书，说明不接受该修改文本的理由，要求申请人在指定期限内提交符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的修改文本”之外，并未就如何克服或消除申请文件中不被接受的缺陷从而“提交符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的修改文本”给出进一步的措施或建议。毕竟，“审查指南”不是专利代理的“服务指南”。

　　因此，在实践中，专利代理人需要根据个案具体情况，参照相关的规定，向申请人提出适当的合理的建议，以期避免或消除不符合专利法及其实施细则以及《专利审查指南》中相关规定的缺陷。

　　就本文开篇所提及的情形而言，代理人常规的做法是向申请人作出风险预警，告知这样的修改根据《专利审查指南》中的相关规定将是不被接受的，并建议申请人取消这样的修改。

　　这是一种中规中矩的做法，实践中多被采用。然而，从维护申请人利益的角度出发，作者认为，此做法有进一步拓展的空间。

　　删除权利要求中的技术特征往往导致该权利要求所要求保护的范围扩大，因而从申请人的角度看，这么做是有利的。而申请人之所以选择删除独立权利要求中的某技术特征的修改方式，大抵也是因为发现原独立权利要求所要求保护的范围过小而希望通过此方式获得较大的保护范围。导致原独立权利要求保护范围过小的原因林林总总，笔者不打算在本文中着笔墨深究。笔者想探究的是，如果申请人通过删除独立权利要求中的某技术特征而得到的权利要求所限定的技术方案已记载在原说明书中，没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，那么在这种情况下，如果仅由于《专利审查指南》中的前述规定不允许做出这样的修改而建议申请人放弃这样的修改，导致申请人不能获得一个较大的合理的保护范围，这么做对申请人而言显然是不公平的。那么，申请人或专利权人是否必然只能接受由于撰写权利要求不当所带来的损失呢？

　　答案当然是：“否！”

　　与其他部门法一样，专利法也为由于实施专利法而制定的规章可能给相关当事人的合法权益带来的侵害提供了救济途径。

　　就本文开篇所提及的情形而言，作者认为，无论是什么原因导致专利申请的独立权利要求所要求保护的范围过小，在专利申请人已经在专利申请的说明书中对发明作出了清楚、完整的说明的情况下，申请人可以选择通过基于当前的专利申请提出分案申请的方式，在该分案申请中采用符合专利法第三十三条及专利法实施细则第四十三条第一款的相关规定的、删除了原独立权利要求中的某技术特征从而具有较大的保护范围的权利要求，由此寻求较大的保护范围。

　　此外，对于在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3节中规定的第（2）-（5）项所涉及的不予接受的修改方式，也可以建议申请人在不超出原说明书和权利要求书记载的范围的情况下，就改变了独立权利要求中的技术特征的新权利要求、基于在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容重新撰写的权利要求、以及在原权利要求书中未出现过的新的独立权利要求和从属权利要求基于当前申请另行提出分案申请。