文/北京市集佳律师事务所 武树辰

　　摘要

　　本文探讨了专利尽职调查的核心概念、策略及关键事项，为企业在商业交易和技术合作中提供指导。

　　文章首先介绍了尽职调查的背景和定义，强调其在评估专利资产法律地位与商业价值中的重要作用，指出尽职调查不仅可识别风险，还能为企业决策提供依据。

　　随后，文章以公司场景为例，详细阐述了尽职调查的三阶段策略，包括优先事项确定、调查分析及结果评估。优先事项阶段明确调查目标与范围，调查阶段关注专利权属、保护范围、有效性和自由实施分析（FTO），而结果阶段则平衡调查发现，量化风险和收益。

　　文章还结合案例分析了防御性与进攻性调查策略。在防御性策略中，企业通过自我审查最大化专利资产价值；在进攻性策略中，买方根据需求评估专利转让和实施可行性。这种分类帮助不同交易方针对目标确定尽职调查方法。

　　此外，文章强调专利尽职调查中的重要事项，包括专利法律状态分析、商业价值评估、稳定性分析和FTO分析。这些工作有助于识别专利许可、诉讼风险和市场竞争力，确保交易安全。

　　文章还指出专利组合的协同效应和整体价值评估至关重要，强调通过系统调查可优化交易价值并为企业提供战略支持。

　　引言

　　在全球化和技术迅速发展的今天，知识产权，尤其是专利，已成为企业竞争力和创新力的核心资产之一。无论是在企业并购、融资，还是技术合作和转让过程中，专利尽职调查（Patent Due Diligence）都是确保交易成功的关键步骤之一。通过对专利资产的详细审查，企业不仅能够准确评估专利的法律地位和商业价值，还能识别潜在的风险，从而在复杂的交易中做出更为明智的决策。正因为如此，专利尽职调查已成为企业在商业交易中的战略性工具。

　　近日，笔者受邀在中国知识产权研究会举办的专利转化运用实务培训班上，围绕“专利尽职调查策略”这一主题为学员们进行详细介绍，受到了广泛关注。课程结束后，许多学员积极就专利尽职调查的相关问题进行了讨论和提问。本文将结合此次演讲的主要内容，从专利尽职调查的基本概念、基于企业场景的“三阶段IP尽职调查策略”以及专利尽职调查中的关键事项等方面展开讨论，旨在帮助读者更好地理解专利尽职调查的核心概念、操作方法和预期目标，为广大实务工作者提供有益的参考和指导。

　　一、专利尽职调查相关概念

　　“尽职调查”的概念来自英美法系，最早是用于对证券市场上投资人（股东）的保护，后来被移植到企业并购等交易中。

　　基于不同视角，学者对知识产权尽职调查作了不同的阐释：

　　其一：知识产权尽职调查是指对一个企业的知识资产进行系统化的梳理，记录其知识产权现状，发现其存在的问题，评估其存在的风险，并提出专业的解决方案。该概念实际上是指对企业的知识产权资产进行摸底，发现问题，解决问题，强调了知识产权尽职调查的过程；

　　其二：知识产权尽职调查是指在任何知识产权投资前，为调查和确认该知识产权资产的状况所进行的一种法律活动。该概念强调了尽职调查的时间，即在对任何知识产权资产进行投资之前；

　　其三：知识产权尽职调查就是对一个企业的公司名称、商标、专利、设计、著作权以及域名等知识资产所作的系统化的揭示、确认、记录和估价。该概念一方面指出了知识产权所涵盖的内容，一方面也指出了尽职调查的过程，即解释、确认、记录和估价。【1】

　　知识产权资产包括相关公司的专利、商标、著作权以及商业秘密等，因此，专利尽职调查也就是对其中的专利权利进行调查的过程。

　　1. Who-专利尽职调查由“谁”进行

　　专利尽职调查是一项专业的法律工作，通常由经验丰富的知识产权律师（包括企业内部或外部）负责定义、审查和分析目标公司的专利组合（patent portfolio）。由于专利具有技术性和法律性的双重特征，负责专利尽职调查的知识产权律师通常具备技术与法律双重背景，并拥有以下相关经验：专利撰写、专利检索、专利分析、侵权判定、无效分析、专利许可、专利谈判、专利交易等。此外，会计师和资产评估师会对企业的知识产权（如专利）进行价值评估，以确保专利资产的合理定价和风险控制。

　　2. What-专利尽职调查应该做“什么”

　　专利尽职调查工作通常包括以下几个方面：

　　（1）核查专利和专利申请的权属状况和权属风险排查，包括：

　　核查当前权利登记情况：当前的专利权/专利申请人；是否存在专利权或申请权的转让。（可通过调取专利登记簿副本来核查当前权利登记情况，专利登记簿副本调取一般2周至一个月，内容包括专利的法律状态，是否有效，是否存在著录项目变更，例如专利权的转让，年费情况等等）。

　　专利权属纠纷的风险排查：一般需要排查：是否因委托发明、职务发明、合作发明影响专利/专利申请的权属；对于职务发明，需要考虑是否有发明人所在单位或曾经所在的单位，单独或共同享有权利；如果不属于职务发明，发明人或其它发明人是否享有权利。

　　他人主张权利的风险排查：是否存在将他人所拥有的商业秘密申请专利/专利申请的情况；是否存在竞业禁止的情况等。

　　（2）核查专利/专利申请的权利状态：确认有效性、核实保护期限和专利年费缴纳情况。

　　（3）核查专利/专利申请是否存在权利负担：确认是否有抵押、质押和许可情况。若存在专利许可，核实许可类型、期限、范围、费用；确认是否已备案，若未备案，需评估是否存在授权第三方使用的实际情况；检查是否允许分许可或转许可。

　　（4）核查专利的涉诉情况及自由实施分析（FTO）。

　　（5）分析专利稳定性或专利申请的授权前景：如果存在无效决定和行政诉讼，分析无效决定及其行政诉讼的基本情况，对行政诉讼的结果进行风险评估。

　　应当注意的是，由于专利的地域性特征，需要针对交易相关主体的主要经营国家/法域的专利分别进行尽职调查。以确保全面覆盖所有潜在风险和合规性要求。

　　3. When-专利尽职调查什么“时间”进行

　　专利尽职调查通常应在交易谈判开始前或早期阶段进行。及时且策略性地开展尽职调查，不仅有助于更准确地评估专利价值，还能在发现可能影响交易价值的法律问题时，迅速采取纠正和补救措施，从而降低风险。

　　在涉及知识产权的商业交易中，参与方通常分为两类：

　　进攻性主体（Offensive）：指购买或寻求专利授权的一方——买方。

　　防御性主体（Defensive）：指出售或授权专利的一方——目标公司。

　　针对不同主体类型，专利尽职调查的时间安排也有所区别。然而，无论是进攻性还是防御性主体，尽早启动尽职调查始终更为有利。这确保了潜在问题能够及早发现并解决，使交易过程更加主动和可控。

　　4. How-专利尽职调查“如何”进行

　　交易本身是专利尽职调查的核心驱动力，因此在专利尽职调查过程中，应根据交易本身的情况来制定专利尽职调查的策略，以及专利尽职调查的范围、深度和广度等。这些调查的广度和深度应与知识产权的重要性及其对交易价值的相应影响成正比。

　　专利尽职调查的通常方法是：无论交易是直接购买专利权，还是企业的合并或投资，根据交易的类型和价值，知识产权律师通常会制定全面的清单，以调查和评估特定行业内目标公司的专利权，这些调查清单对于进行有效和彻底的尽职调查是至关重要的。

　　除了依赖这些清单之外，知识产权律师还需要超越发现问题的范围，进行风险评估，为任何现有或潜在的问题提供战略解决方案（例如，境外FTO分析）。这些具体的结论将使财务团队能够更准确地计算所涉及的知识产权资产的价值，以便将其纳入交易考虑。例如，通过进行FTO检索和分析，可发现目标企业核心技术可能存在的专利风险，并将其作为交易资产价值的重要考量因素。

　　5.Where-专利尽职调查的“目标”

　　在知识产权相关交易中，专利尽职调查的目标是识别目标方在全球各国家/法域的专利状况（包括已授权专利和申请阶段的专利申请），评估其价值，并规避与专利相关的风险，从而减少可能对交易主体造成的损失。

　　具体而言，知识产权尽职调查通常由经验丰富的知识产权律师负责定义、检查和分析目标公司的知识产权组合，无论是出于进攻性目的（购买或寻求授权）还是防御性目的（出售或授权）。

　　在涉及知识产权的商业交易中，无论是作为目标公司还是买方，尽职调查的目的都应包括以下方面：审查知识产权的强度、范围和可执行性、围绕知识产权的所有权以及知识产权的未来潜力，评估所涉及的无形资产(专利、商标、版权和商业秘密)的价值。

　　此外，如果发现任何可能影响知识产权价值的法律问题，可以提前采取纠正措施。通过战略性尽职调查，不仅能够更准确地确定知识产权的合理价值，还可以在发现潜在问题时主动提出解决方案，从而确保交易的顺利进行。

　　二、专利尽职调查策略——基于公司场景的IP尽职调查三阶段法

　　知识产权尽职调查三阶段法将调查目标划分为三个重点分析部分：第一，确定优先事项；第二，实施实质性调查；第三，分析调查结果。【2】这种方法有助于培训公司内部法律顾问和管理人员，使其站在全局角度，超越传统尽职调查清单中的具体问题，从技术驱动型公司交易的知识产权中获得最大价值，同时满足交易的商业目标。无论知识产权是交易的核心资产还是附加价值，三阶段法均可将尽职调查细化为重点的调查项目，这些调查项目能够确定潜在的义务和风险来源，并提供对交易所涉及知识产权内在价值的深刻理解。

　　为进一步阐述三阶段法的核心概念，本文采用假设的公司场景，重点分析专利尽职调查各阶段的原则，并讨论目标公司和两个潜在买家的不同选择视角，通过代入实际场景的具体案例，使调查执行者能够更清晰的理解专利尽职调查的策略及其应用。

　　公司场景

　　在这个场景中，目标公司A希望出售其部分知识产权组合（IP portfolio），其中包括一项关键的美国专利，并宣传该专利涵盖了一个影响行业的工艺方法。

　　根据A公司自己的评估：整个交易的资产，包括围绕这一关键专利的知识产权组合，价值约为3亿美元。

　　A公司正在招徕两个感兴趣的买家：买家1和买家2。

　　买方1是一家成熟的国际公司，在多个行业拥有多种商业产品，该公司寻求将A公司的关键专利工艺纳入其既定制造工艺之一。

　　买方2是一家国内初创公司，最近获得了支持其商业计划的资金，该计划主要包括在独立制造业务中实施A公司的完整IP组合。

　　两个买家都在调查该知识产权，但出于不同的商业目标，优先考虑的事项不同，导致在实质性调查中识别和解决的法律问题不同。

　　三阶段法之一——确定优先事项

　　在进行任何典型的尽职调查步骤之前，必须明确公司的优先事项，例如知识产权尽职调查的初步工作参数和指导方针等。

　　具体方法为：通过询问有关业务和行业的性质以及相关交易的目标，确定知识产权的作用和重要性，并确定关于知识产权必须考虑的基本法律问题，尽职调查的范围以及围绕交易的特定情况所必需的法律和事实调查的深度等。

　　通常，需要了解目标公司的性质、竞争对手以及相关行业内对知识产权的评估和估值情况。基于这些因素，可以考虑以下问题：

　　（1）知识产权是促成交易的主要因素还是次要因素

　　（2）哪些公司对这项技术感兴趣或正在使用这项技术

　　（3）相关行业是否易发生诉讼，还是更倾向于许可程序

　　（4）目标公司的知识产权保护政策是复杂还是初级的

　　（5）双方正在考虑进行何种类型的交易

　　（6）交易双方最重要的目标是什么

　　（7）无形资产如何适应各方的经营目标

　　对上述问题的回答，有助于揭示知识产权在交易中所扮演的角色及其对各方的重要性，并有助于确保尽职调查过程及时，聚焦于交易的细节且范围充分。

　　经过尽职调查三阶段法的第一阶段，即明确商业目标的优先事项，使尽职调查的重点和范围在这个早期阶段不断明确。因此可以将这种三阶段法设想为一个漏斗，旨在提炼出需要考虑的主要问题，并可以有效地应对情况的变化，例如交易类型从企业并购改为许可协议，该方法便可以迅速重新定向或聚焦调查范围，以适应新的需求。

　　防御性尽职调查的示例

　　以防御性尽职调查为例，知识产权律师的目标是：通过该调查对交易中涉及的知识产权进行价值评估。一方面寻求最大化现有知识产权组合的价值，另一方面捕捉其未来潜力的价值。

　　从公司场景来看：在出售或许可其技术之前，A公司以自我调查的形式进行了防御性尽职调查，并对其知识产权组合（包括关键的美国专利）进行了约3亿美元的估值。

　　A公司意图是：由于实施和营销资金有限，公司无法最大限度地利用围绕关键专利的专利族。考虑到这些因素，A公司的目标是重新调整资源，将重点放在其主要技术领域。因此，A公司希望通过以下两种方式实现其目标：

　　（1）以许可方式获取围绕关键专利的专利族的价值；

　　（2）出售部分专利组合，为公司的主营业务提供额外的资金。

　　基于这些情况，A公司知识产权律师可能会重点关注以下几个基本问题：

　　（1）A公司的哪些技术涉及该交易

　　（2）A公司的专利是否涵盖了这些产品、工艺或服务

　　（3）关键专利是否有效和可实施？是否有外围专利

　　（4）A公司使用、制造、销售或许诺销售这些产品或工艺是否侵犯了他人的专利

　　（5）A公司对关键专利及其专利族是否有明确的所有权

　　（6）该所有权可以自由转让

　　进行防御性尽职调查有以下几个方面的作用：有助于通过预测任何感兴趣的买家的需求来推进与交易相关的知识产权尽职调查；A公司不仅检查了其知识产权组合的法律状态，还明确了该组合的优势和劣势；让A公司在准备知识产权交易（如出售、许可等）时占据主动，并且在任何未来的尽职调查中将意外降到最低，对任何交易中的优势和劣势进行有利的管理；以及，当目标公司的知识产权资产管理井然有序时，它还会给感兴趣的买家或被许可方增加一定程度的吸引力。

　　进攻性视角下的尽职调查

　　在公司场景中，现在来探讨买方1和买方2在尽职调查中的不同优先事项及关注点。

　　买方1的视角

　　买方1希望将A公司的关键专利技术单独整合到其现有的制造工艺中。因此重点关注以下问题：

　　（1）所需的技术是否有专利保护

　　（2）相关专利是否有效且可实施

　　（3）专利所有权是否可以合法转让

　　（4）在使用所需技术时，是否存在未决诉讼或未来诉讼的风险，这些风险是否可以提前识别和量化

　　买方2的视角

　　买方2从与买方1不同的角度评估与A公司的潜在交易。买方2寻求获得A公司针对该技术的完整知识产权组合，并将其作为主要业务。因此，买方2需要解答与买方1类似的问题，但关注范围更广，例如，买方2的范围、有效性和可实施性分析可能比买方1更重要，因为买方2的业务将被本投资组合完全涵盖。为此，投资组合中任何专利的无效都可能成为交易的阻碍，因为买方2的商业计划无法在完全专利覆盖的情况下实施。此外，对买方2的自由实施分析不仅需要涵盖关键流程步骤，还应确认买方2从头到尾整个工艺流程是否能自由实施。另外，专利期限分析也至关重要，以确保买方2能够在有价值的时间段内保持市场竞争力。

　　三阶段法之二——实施实质性调查

　　调查阶段是专利尽职调查的主要阶段。其过程通常包括：

　　首先，从目标公司的角度，或者从买方的角度考虑：

　　（1）交易涉及哪些产品或服务；

　　（2）现有的专利是否涵盖了这些产品或服务，这些分析有助于将调查重点聚焦于相关专利权。

　　其次，进行以下一种或几种法律分析:

　　（1）自由实施检索分析（FTO）；

　　（2）专利保护范围分析；

　　（3）专利有效性（稳定性）和可实施性分析；

　　（4）专利所有权调查。

　　再次，定期重新考虑在第一阶段确定的优先商业目标和法律问题，以便在整个调查过程中保持适当的重点。

　　其中，关于（1）自由实施检索分析（FTO）：自由实施FTO是调查阶段非常重要的工作。其目的是评估买方是否可以在不侵犯第三方专利权的情况下，制造、使用和/或销售目标公司的产品或服务。FTO分析有助于识别潜在的法律障碍，例如第三方可能基于有效专利主张其专利权受到侵犯。如果发现任何潜在的阻碍专利，可能需要进一步详细分析。

　　专利保护范围、有效性和可实施性分析可评估目标公司专利资产的保护范围和覆盖力度。

　　专利保护范围由专利权利要求确定，说明书可以用于解释权利要求；

　　专利有效性分析通常包括：评估重要专利的新颖性、创造性、权利要求是否清楚，是否能够得到说明书支持，以及是否充分公开等。

　　专利可实施性分析，主要考察重要专利是否能有效覆盖交易涉及的技术或服务，是否可以在法律上有效避免第三方实施目标技术或服务，并评估该专利权利是否存在权利负担或权利瑕疵等。

　　关于所有权调查：所有权问题是尽职调查中首要关注点之一，因为它可能直接影响交易的有效性。调查通常涉及以下方面：确定权利人身份/其法律状态（公司是否引吸收、合并、注销等而发生变更）；核查目标公司的权利转让和受让情况；调查权利是否存在权属纠纷或者有发生权属纠纷的可能性等。

　　进攻性视角下的尽职调查

　　在公司场景中，从买方1的角度出发，基于其优先事项，我们构建了一个特定的调查视角。买方1主要寻求确保其能够将A公司的关键专利技术单独整合入其现有的制造工艺中。在如此狭窄的范围内，如前所述买方1希望通过调查至少能回答以下问题:（1）所需的技术是否有专利保护；（2）这些专利权是否有效并可实施；（3）相关专利的所有权是否可以转让；（4）在使用期望的技术时，是否存在未决诉讼或未来诉讼的风险，这些风险能否确定并量化。

　　买方1可能会考虑的调查方案包括自由实施FTO分析、范围、有效性和可实施性以及所有权调查等。

　　买方1的调查方法：为了节约调查的时间和金钱，分析需要聚焦并以目标驱动，需剔除无助于回答买方1的交易的问题。例如，专利组合中非关键专利的无效可能不会影响交易目标；假设买方1现有的制造工艺没有侵犯任何第三方的专利，则FTO分析可以只关注新添加的工艺等。

　　对于买方2而言，调查范围、有效性和可实施性分析可能比买方1更重要，因为买方2的业务将被本投资组合完全涵盖。为此，投资组合中任何专利的无效都可能成为交易的阻碍（涉及专利有效性），因为其商业计划可能无法在完全专利覆盖的情况下实施（涉及专利范围）。

　　此外，对买方2的FTO分析不仅要涵盖关键流程步骤，还需确认买方2从头到尾整个工艺流程是否能自由实施。专利保护期限对于确保买方2在有价值的一段时间内在市场上的存在也至关重要。

　　三阶段法之三——分析调查结果

　　知识产权尽职调查的第三个也是最后一个阶段涉及结果分析与综合评估。

　　在该阶段，需要根据交易尽职调查的目标，对调查期间发现的风险和利益进行平衡。应重新审查调查的范围，确保其继续反映最初确定的优先事项。同时，需要考虑目标公司披露的信息及买方能够审查的信息可能存在限制，并将这些因素整合到整体评估中。

　　调查结果应形成一份详细清单，涵盖风险、收益、调查范围及限制等，在会计和评估专业人员的协助下，从这些清单中将无形资产转换为可量化的价值。

　　另外，知识产权尽职调查还能提供附加价值：知识产权尽职调查为调查方提供了一个知识体系。简言之，经过及时、彻底的尽职调查后，交易各方能够清楚地了解自己在出售或购买的资产。这一知识体系对于重塑交易结构、推动停滞不前的谈判、协调估值以及明确待解决问题等方面具有重要作用。

　　三阶段法小结——期望和目标

　　无论知识产权组合的构成是什么（专利、商标、版权、商业秘密或其组合），无论交易的类型是什么（合并、收购、许可或合资），也无论企业的舞台是什么（国内市场还是国际市场），三阶段法基于商业与知识产权的综合视角，能够识别、减轻或管控相关风险，从而帮助实现预期和目标。

　　知识产权尽职调查提供一种关键工具，既可用于评估知识产权价值，也可用于收集和整合相关知识，形成系统化的信息体系。这为交易双方提供了基于充分信息的决策依据，并帮助合理评估和承担经计算的风险。

　　三、专利尽职调查中的重要事项

　　以上我们分别从专利尽职调查的相关概念，以及基于公司场景的知识产权尽职调查三阶段法阐释了专利尽职调查的策略。下面笔者将着重介绍在专利尽职调查中通常需要调查的重要事项，即：专利法律状态分析；专利商业价值评估；专利稳定性分析；自由实施（FTO）检索分析；收购专利组合或企业资产时的全面价值评估等。

　　1.专利法律状态分析

　　专利法律状态分析是评估专利权利和风险的重要环节。分析过程中，应全面考量专利的法律程序、许可情况及潜在的权属争议等，以确保专利权利的稳定性和交易安全性。

　　专利法律状态分析一般包括：

　　（1）法律程序确认：即专利实质审查、复审、授权、公众意见、无效宣告、行政诉讼等法律程序的确认。

　　（2）权利瑕疵的确认：分析过程中需确认专利是否存在以下权利瑕疵，即专利是否已用于质押担保以及是否存在因诉讼等原因导致专利被保全的情况等。

　　（3）许可的确认及分类：

　　根据被许可人取得的实施权范围，专利许可可分为以下几种类型：

　　独占实施许可，在约定期间及专利权的有效地域范围内，专利权人仅许可一个被许可人实施专利，且专利权人自己不得实施该专利；

　　排他实施许可，在约定期间及专利权的有效地域范围内，专利权人仅许可一个被许可人实施专利，但专利权人自己仍可实施该专利；

　　普通实施许可：在约定期间及专利权的有效地域范围内，专利权人许可多个被许可人实施专利，并保留许可第三人实施该专利的权利；

　　转许可与分许可：许可合同是否允许转许可或分许可，通常需经许可人的同意。

　　关于许可是否受转让影响的问题，我国专利法及相关法规并未对专利转让对许可行为的效力作出明确规定。然而，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十四条第二款明确指出：让与人与受让人订立的专利权、专利申请权转让合同，不影响在合同成立前让与人与他人订立的相关专利实施许可合同或者技术秘密转让合同的效力。该条款确立了“转让不破许可”的原则，即专利转让不影响已存在的许可效力。

　　（4）其他风险分析：另外，一般还需确认：许可费是否应支付给专利受让方以及专利权属是否存在争议，以避免潜在法律风险等。

　　2.专利商业价值评估

　　评估专利商业价值时需考虑以下关键因素：涉诉情况及诉讼结果，即分析专利是否曾涉及诉讼及其结果，以评估专利的稳定性、保护范围和市场竞争力等；剩余有效期，即考察专利的申请时间和剩余保护期限，以判断其未来市场价值；历史转让与许可情况，即了解专利的交易记录及授权许可情况，以衡量其市场认可度和潜在收益；权利要求分析，即评估专利保护范围的广度与深度，确定其是否具备足够的市场覆盖力和防御力；竞争对手技术路线调查，即研究竞争对手的技术发展趋势，分析专利是否能促使对方规避设计、调整研发方向或推迟产品上市，从而取得市场优势或获得许可收益；国际申请布局与获奖情况，即检查专利的国际申请布局及获奖情况，评估其全球影响力和行业认可度等。

　　综合上述因素，可以更全面地判断专利的商业价值及其在市场竞争中的地位。

　　3.专利稳定性分析

　　在我国专利法律实践中，即使已获授专利权，仍可能面临竞争对手提出的无效挑战。因此，对专利的稳定性进行全面分析至关重要。专利稳定性分析通常需要考虑以下重要因素：专利审查历史查询结果，包括专利实质审查、复审、无效等程序中的审查历史；海外布局的同族专利的审查历史；是否涉诉而可能被提起无效宣告请求；权利要求数量；独立权利要求的范围以及从属权利要求的深度等。对于重要专利的稳定性分析，还需要进行专业的现有技术检索以及相应的法律分析。

　　通过综合分析上述因素，可以更准确地评估专利的法律稳定性及市场竞争优势。

　　4.自由实施检索分析（FTO）

　　专利自由实施（Freedom to Operate，FTO）是对某产品、技术或发明创造是否会侵犯他人专利权进行的检索和分析。FTO的目标是为客户 （发明人或者公司）提供一个其产品或技术可能存在侵权风险的专利清单，以及针对该清单中的专利/专利申请进行侵权分析并得出结论。

　　4.1 FTO的一般过程包括：

　　（1）对目标技术（产品或方法）进行调查研究，进行技术主题拆分，例如零配件、半成品、原材料等；

　　（2）针对所确定的技术主题指定FTO检索策略，确定关键词及检索式等；

　　（3）进行FTO检索；

　　（4）识别可能有侵权风险的专利权或者相关专利申请；

　　（5）分析专利文件：对识别出的专利文件进行具体分析（即侵权分析）；

　　（6）整理和筛选专利文件：根据分析结果，整理和筛选存在侵权风险的专利文件；

　　（7）评估侵权风险：按照低、中、高的风险等级进行划分；

　　（8）提供解决方案：对于存在高风险的专利，提供应对方案，例如专利无效检索分析、规避设计、许可谈判、交叉许可等。

　　4.2 FTO中的侵权分析：

　　首先，确定权利要求的保护范围：

　　权利要求保护范围的解释依据包括：

　　•内部证据（专利说明书/审查历史/无效历史/诉讼历史）；

　　•外部证据（技术专家/教科书/技术手册等）；

　　其次，进行侵权比对，需要考虑的法律原则包括：

　　•全面覆盖原则；

　　•等同原则；

　　•禁止反悔原则；

　　•捐献原则等等；

　　再次，给出侵权结论（侵权风险评估）：

　　•低风险：与目标技术领域相关，未来技术发展可能构成一定的风险；

　　•中风险：根据专利权利要求的解释，可能对专利侵权进行挑战，有理由认为并不构成侵权；

　　•高风险，有充分理由认为目标技术落入专利权利要求的保护范围。

　　4.3 FTO解决方案：

　　经过前期的FTO检索和分析得出的结论，针对存在风险的专利，可采用以下应对策略：

　　（1）抗辩：包括不侵权抗辩，先用权抗辩，现有技术抗辩，合法来源抗辩等，可根据专利法第七十五条规定的不视为侵犯专利权的几种情形进行抗辩等；

　　（2）主张专利无效：进行专利无效检索，并根据需要向国家知识产权局提出无效宣告请求；

　　（3）商业谈判：争取许可，交叉许可，专利转让，建立专利联盟，和解谈判（支付赔偿金或补偿金）等；

　　（4）侵权规避：例如进行规避设计，专利权届满后实施该专利技术，或在没有专利保护的地域实施等。

　　5.收购专利组合或企业资产时的全面价值评估

　　在企业的实际运营中，专利往往不是单独存在的，而是形成了一定的组合。专利组合的价值评估不仅需要考虑单个专利的价值，更需要考虑专利之间的协同效应、互补效应以及集群效应。通过专利组合的价值评估，企业可以更加准确地了解自身知识产权的整体价值，为技术创新和市场竞争提供有力支持。

　　专利组合的全面价值评估内容一般包括：

　　（1）核心专利的准确分析；

　　（2）专利的数据化信息统计，涵盖：涉及侵权诉讼情况；专利授权情况；专利剩余有效期；专利被挑战情况；技术领域布局分析；技术竞争力分析：考虑专利的被引用次数、发明人排名等；专利地域布局分析：统计国际专利数量，专利授权的国家等；

　　（3）专利经济价值分析：一般需考虑，研发投入，如研发周期、经费、人员数量；调查竞争对手的技术路线；是否有国外同族专利；专利技术转化情况；专利技术获奖情况；专利许可情况等。

　　对专利组合进行价值评估，一般可采取以下方法：

　　（1）单个专利价值评估：对组合中的每个专利进行价值评估，这可以参照之前介绍的基本专利价值评估方法；

　　（2）专利组合协同效应评估：在单个专利价值评估的基础上，进一步评估专利组合之间的协同效应。这包括技术互补性、市场互补性以及战略互补性等方面。通过评估专利组合之间的协同效应，可以更准确地反映专利组合的整体价值；

　　（3）技术宽度和技术深度评估：技术宽度反映了专利组合所覆盖的技术领域和关键技术点的多少，技术深度则反映了专利组合在某个技术领域内的技术领先程度和创新能力。通过对技术宽度和技术深度的评估，可以更全面地了解专利组合的技术实力和市场竞争力；

　　（4）综合价值评估：在以上评估的基础上，对专利组合进行综合价值评估。包括考虑专利组合的整体创新性、市场应用前景、技术发展趋势等多个方面。通过综合价值评估，可以更准确地反映专利组合的整体价值和市场潜力。

　　总结

　　在复杂的市场环境中，专利尽职调查不仅是交易风险控制的重要工具，更是推动技术创新和企业战略发展的关键手段，能够为企业提供竞争优势和持续增长的动力。本文围绕专利尽职调查策略进行了深入分析，从专利尽职调查相关概念，基于公司场景的知识产权尽职调查三阶段法以及专利尽职调查中的重要事项等几个方面详细阐述了其概念、执行策略及关键事项。

　　笔者认为，在专利尽职调查中，关键分析领域包括专利法律程序确认、专利稳定性及价值评估、自由实施（FTO）检索分析及专利许可管理等，而专利组合的协同效应和市场竞争力分析则进一步增强了专利资产评估的深度和广度。通过三阶段法和全面分析策略，尽职调查能够识别企业存在的潜在风险、优化交易价值，并为企业决策提供有力支持。

　　参考文献：

　　【1】胡宏雁.知识产权跨国并购法律保护.法律出版社,2022年.

　　【2】Michele C. Bosch; Adriana L. Burgy. Demystifying IP Due Diligence. Managing Intellectual Property,2006.