文/北京市集佳律师事务所 银静

　　我国商标法第三十二条规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。这里的“在先权利”包括在先著作权。由该法律规定可以明确得知，如果申请注册的商标和他人享有在先著作权的作品构成相同或者实质性近似时，就有可能无法顺利注册。那么，反过来说，如果将自身享有在先著作权的作品使用在商品的图案设计上，是否和他人的商标权冲突呢？在特定条件下，即便是享有著作权，也可能构成对他人商标的侵权。福建省高级人民法院于今年年初作出的一份二审判决，就是将被告产品上使用的图案设计认定为构成对他人商标的侵权。

　　一、案情概要

　　原告：森科产品有限公司

　　原告的注册商标：第8814488号“ ”

　　被告：泉州市优佳儿童用品有限公司（经营者）、龙威（温州）新科技鞋业有限公司（生产商）、小黄鸭（上海）文化传播有限公司（品牌方）、上海乐标文化传播有限公司（总代理）

　　被告的在先作品：小黄鸭形象

　　作者（案外人）：得意公司

　　一审法院：泉州市中级人民法院

　　一审判决：被诉侵权童鞋上印刷的小鸭图案，实为拆分其中的小鸭头图案单独使用，已明显超出注册商标专用权的保护范围，并不构成合法使用，其行为构成对原告的注册商标专用权的侵犯。

　　二审法院：福建省高级人民法院

　　二审判决：涉案商标为图形商标，最具显著性和识别性的是商标中鸭头的外观图案设计。与商品产生固定联系，发挥识别商品来源作用的标识是该图形。“小黄鸭”只是对该图形商标的呼叫，并未产生独立的识别作用或者减弱了该图形商标的显著性。因此，被诉侵权童鞋上使用的图形标识在与森科公司涉案商标近似的情况下，仍然会造成相关公众的混淆，侵犯了涉案商标的注册商标专用权。

　　二、笔者分析

　　1.商品上的图案设计也可能构成商标性使用

　　国知局印发的《商标侵权判断标准》中在总则性条款之后，第三条就首先规定：“判断是否构成商标侵权，一般需要判断涉嫌侵权行为是否构成商标法意义上的商标的使用”。由此可见，判断是否构成商标侵权，首先是判断是否构成商标性使用。即，既包括使用于商品、商品包装、容器、服务场所以及交易文书上，也包括用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，关键是起到了识别商品或者服务来源的作用。

　　本案中，由于被告虽然只是在其童鞋产品上使用了与原告的图形商标近似的鸭头图案，但是相关消费者在看到该图案设计时，很容易将其和原告的商标产生联系，实际上就是依靠该图案设计对商品的来源进行识别，从而产生混淆。因此，这种图案使用已构成了商标性使用。

　　2.享有在先著作权的图案设计在使用中也应该合理避让他人的注册商标

　　本案中，被告对图案设计的确享有在先著作权，但是其在实际使用时，和登记的图案设计不完全相同，一定程度上虽然保留了原有的设计特征，但仅仅截取了其中的头部，从而在整体外观得视觉效果上和原告的注册商标更为近似。

　　特别是，被告对其在原有设计基础上改变后的图案设计也曾经进行过商标注册申请，因原告的注册商标被驳回。由此可知，即便被告在最初修改图案设计时没有攀附原告商标的主观故意，但是在其图形商标明确被国知局引用了原告商标而驳回注册申请之后，被告已经知晓原告商标的存在。那么，即便是在其享有合法权利的情况下，也应该合理避让原告的商标，即实际使用时应尽可能显示和原告商标的区别。

　　结语

　　由本案及上述分析可知，商品上的图案设计虽然属于著作权范围，但是在实际使用中根据其具体的使用方式，如果仍可能指向商品来源，即仍然可能构成商标性使用。因此，为了更好地保护自己的权益，即便是仅仅用于产品的图案设计，为了顺利开展商业使用，笔者建议进行商标注册。另一方面，即便是作为产品的图案设计在使用，但是如果和他人注册商标容易产生混淆，有可能被判定为商标侵权。因此，作为市场经营者，应当诚信经营，使用商标或产品图案设计，都应该遵守相关法律规定，在权利范围内进行合理使用，才能尽可能地避免侵权风险。