文/北京集佳知识产权代理有限公司 林蕾
在针对美国专利申请的审查过程中，作为代理人在收到第一次审查意见通知书之前，有可能会收到审查员发出的针对限制性要求（Restriction/Election Requirement，以下简称RR）的审查意见。在美国专利法35 U.S.C 121中规定，在一个专利申请要求保护两个或者更多“独立且有区别（independent and distinct）”的发明时，美国专利与商标局的局长可以要求将该申请限制在这些发明之一上。
其中，在以下条件下发出限制性要求是适当的：
1.案件是基于35 U.S.C.§111提交的申请；
2.要求保护两个或者更多独立且有区别的发明；
3.如果不发出限制性的要求会对审查员的检索和审查造成负担。
在以下情况下，根据独立且有区别的分析发出限制性要求是不合适的：
案件是基于35 U.S.C.§371进入美国国家阶段的申请。
对于基于35 U.S.C.§371进入美国国家阶段的申请适用于专利合作条约（Patent Cooperation Treaty，PCT）的单一性标准。
通过以上的判断条件可以看出，在美国的专利申请审查中，发出RR合理性的判断标准与申请途径密切相关。对于通过PCT的国家阶段在美国递交的申请，即基于35 U.S.C§371提交的申请，针对其下发的RR实际上与其他国家或地区，例如，中国、欧洲等的单一性问题的答复标准一致。而针对美国国家申请（即通过35 U.S.C.§111递交的申请，例如在美国直接提交的正式申请以及通过by-pass途径进入美国的PCT申请）所下发的RR，在答复与其他国家与地区的单一问题存在较大的差异。
针对通过35 U.S.C.§111递交的申请，审查员判断是否下发限制性要求的基本准则包括两个方面，即，1）所要求的专利必须是独立且有区别的；2）其会对审查员的检索和审查造成负担。那么对于代理人来说，在回复限制性要求时如果可以证明以下两点，则可以证明审查员发出的限制性请求是不合适的：
1.当前申请要求保护的权利要求并未对于审查员造成了检索的负担，或者
2.可以证明所要保护的发明之间在35 U.S.C.§103的意义上是没有区别的，例如，当权利要求定义了本发明的单一公开实施例中相同的基本特征则权利要求被认为是没有区别的。
为了进一步明确两个发明之间是否有区别，美国审查实践对几种较为常见的出现在同一申请中的发明类型组合提供了更为明确的判断标准。
（1）方法及用于实现该方法的装置（MPEP 806.05(e)）
如果能证明下列任一项或两项，则可证明方法和实现该方法的设备为不同的发明：（A）要求保护的方法可通过另一种实质上不同的设备或手工实施；或（B）要求保护的设备可用于实施另一种实质上不同的方法。
（2）制造产品的方法以及通过该方法制造的产品（MPEP 806.05(f)）
如果能证明下列一项或两项，则可证明制造产品的过程和通过该过程制造的产品是不同的发明：（A）要求保护的方法不是制造产品的显而易见的方法，并且要求保护的方法可用于制造另一种实质性不同的产品；或（B）要求保护的产品可通过另一种实质性不同的方法制造。
（3）产品及使用该产品的方法（MPEP 806.05(h)）
如果能证明下列任一或两种情况，则可证明产品和使用该产品的方法是不同的发明：（A）所要求保护的使用方法可以用另一种实质上不同的产品来实现；或（B）所要求保护的产品可用于实质上不同的方法。
（4）设备和通过设备制造的产品（MPEP 806.05(g)）
如果能证明下列任一或两种情况，则可证明某一设备和由该设备制成的产品为不同的发明：（A）要求保护的设备不是制造该产品的显而易见的设备，并且要求保护的设备可用于制造另一种实质上不同的产品；或（B）要求保护的产品可由另一种实质上不同的设备制造。
基于以上的准则，在对RR进行答复时，申请人首先需要检查审查员下发RR的理由是否合理，即下发的RR是否与美国申请的提交途径相匹配，其是否正确的使用了涉及独立性和相关性的判断标准，以及相关发明是否对检索或者审查负担。在对合理性进行判断之后，申请人可以据此确定是否要提出反对理由。
其次，此时申请人拥有对权利要求进行修改的机会。如果申请人认为RR分类和分组可能会导致舍弃较多的审查基础，可以考虑通过修改权利要求来尽可能构建相关且无区别的发明。在修改之后，申请人可以对RR提出反对意见，并主张审查员提出RR的理由不再适用修改后的权利要求。
之后，受限于RR的相关要求，申请人无论是否同意审查员下发RR的理由，均需要对RR中的发明分组/类别进行选择。在进行选择时，重要性较高、对应权利要求较多、具有总括性发明的分组/类别通常是较优的选择对象。申请人在选择了分组/类别后还需要指明所选择的发明分组/类别所对应的权利要求，此时，任何符合如下特征的权利要求均可以被归为选择的发明分组/类别：（1）该权利要求中没有特征与审查员对该发明分组/类别的描述冲突，且（2）该权利要求中没有特征明确的指向未选择的发明分组/类别。
最后，在后续答复审查意见的过程中需要声明保留未选择的发明分组/类别的相关权利，比如利用其进行后续分案的权利、在授权后重新加入当前申请的权利，等等。