文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 姚园
一、案件基本情况
2024年7月26日,洛阳北方易初摩托车有限公司(申请人)对孙景芳(被申请人)在第9类“照明电池;蓄电瓶;蓄电池;太阳能电池;电力蓄电池;电池;车辆用蓄电池;车辆电力蓄电池”商品上注册的第8942535号“大阳”商标(争议商标)提出无效宣告申请。争议商标于2010年12月10日提出申请,2012年6月20日核准注册,因此在提起无效宣告申请时,已经注册超过五年。
国知局经审理认为,争议商标的原注册人至本案审理之时,包括本案争议商标在内,虽仅申请注册了8件商标,但争议商标的原注册人申请注册的商标几乎全部是与他人在先注册或使用并具有一定知名度和较强显著性的商标相同的商标。申请人的引证商标“大阳DAYANG”在争议商标申请日之前,就在摩托车商品上经使用具有了较高的知名度。争议商标的原注册人的这种行为具有明显的主观恶意,且争议商标的原注册人申请注册的与他人商标近似的商标均具有独创性和显著性,该行为不具备注册商标应有的正当性,而且扰乱了正常的商标注册管理秩序和公平竞争的市场秩序。因此,争议商标的申请注册属于2001年《商标法》第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。并依法裁定对争议商标予以无效宣告。
二、案件分析及法律规定
该案中,被申请人为孙景芳,争议商标的原注册人为成都铁马蓄电池有限公司。国知局在本案中认定原注册人的注册行为具有明显恶意,从而认定争议商标的注册构成了“以其他不正当手段取得注册”的情形。认定“以其他不正当手段取得注册”的主体是适用该条款的一个重要环节,那么主体的认定有何规定呢?
根据《商标法》的规定“其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”。可以看到,法律规定中就明确说明在取得注册时采取了不正当手段,因此其主体应为该商标的申请注册人。
北高院《商标授权确权行政案件审理指南》中规定,同时具备下列要件的,可以认定“以其他不正当手段取得注册”:(1)适用主体是该商标的申请注册人,但有证据证明诉争商标现注册人与申请注册人之间具有特定关系,或对于申请注册诉争商标的行为具有意思联络的除外……
因此,根据上述规定可以看出,认定“以其他不正当手段取得注册”的主体首先应为商标的申请注册人。本案中,争议商标由成都铁马蓄电池有限公司于2010年12月10日申请,2012年6月20日核准注册;2014年5月6日转让至程海龙名下;2018年6月13日转让至孙景芳名下,即本案被申请人。可见,争议商标虽然已经转让了两次,但并未“洗白”原注册的恶意,原注册人的恶意不因商标的转让而消失,而是一直跟随着商标。本案中,详细叙述了原注册人摹仿他人知名商标的恶意,并最终获得支持。
其次,除了商标注册申请人以外,有证据证明诉争商标现注册人与申请注册人之间具有特定关系,或对于申请注册诉争商标的行为具有意思联络,也可以作为“以其他不正当手段取得注册”的主体。
三、总结及建议
对于“以其他不正当手段取得注册”的主体有了充分的认识,这就要求我们在处理此类案件时需要特别注意:首先,对于使用了该条款的案件,要核查系争商标是否经过转让。如果经过转让就要核查原注册人是否具有恶意行为。其次,对于多次转让的商标,不仅要核查原注册人及现注册人的恶意,对于每个受让人都应核查,并看看这些主体之间是否具有特定关系,或对于申请注册诉争商标的行为具有意思联络。
原注册人的“恶意”跟随着商标的一生,这也提醒相关公众在购买商标时需要特别注意,核查一下商标的注册人是否具有“恶意”,提高自己的风险防范意识,不要让自己的善意被污染,而导致购买的商标可能被无效宣告,造成不可弥补的损失。