文/北京集佳知识产权代理有限公司 高杨
一、法律基础
在美国专利法律体系中,非显而易见性(nonobviousness)是授予专利权的实质性条件之一,其法律依据源于《美国专利法》第103条。该条款明确规定,即使一项发明与现有技术存在差异,但如果“在发明完成时,要求保护的发明作为一个整体对于本领域普通技术人员来说是显而易见的”,则不应授予专利权。
而商业上的成功(commercial success)作为证明非显而易见性的次要判断因素(secondary consideration),在专利审查和诉讼中扮演着重要的辅助角色。
Affidavits or declarations, when timely presented, containing evidence of criticality or unexpected results, commercial success, long-felt but unsolved needs, failure of others, skepticism of experts, etc., must be considered by the examiner in determining the issue of obviousness of claims for patentability under 35 U.S.C. 103.(from MPEP 716.01(a))
商业成功论证的法理基础在于其经济逻辑与法律推定的结合:如果一项发明取得了显著的商业成功,且这种成功主要源于发明的技术特征而非营销手段或其他外部因素,则可辅助推断该发明具有非显而易见性。因为如果解决方案是显而易见的,本领域技术人员在市场竞争压力下容易开发出类似方案并取得同等成功。
二、证明商业成功的条件:法律标准与举证责任
MPEP规定,申请人如主张商业成功以支持其非显而易见性主张,则负有证明商业成功的举证责任。
联邦巡回上诉法院指出,在专利申请的单方审查程序中,美国专利商标局缺乏收集证据的手段或资源来支持或反驳申请人关于销售构成商业成功的主张。参见 Ex parte Remark, 15 USPQ2d 1498, 1503 (Bd. Pat. App. & Int. 1990)(民事诉讼中转移举证责任的惯例不适用于单方审查程序,因为审查员没有可用的证据来源)。因此,美国专利商标局必须依赖申请人提供商业成功的有力证据。
此外,对于未包含在被依据 35 U.S.C. 103 驳回的权利要求范围内的产品的商业成功证据,不能证明其非显而易见性(参见In re Huang, 100 F.3d 135, 139-40, 40 USPQ2d 1685, 1689 (Fed. Cir. 1996); In re GPAC, 57 F.3d 1573, 1580, 35 USPQ2d 1116, 1121 (Fed. Cir. 1995); In re Paulsen, 30 F.3d 1475, 1482, 31 USPQ2d 1671, 1676 (Fed. Cir. 1994).
三、证据要求与论证策略
在美国专利实践中,利用商业成功证明非显而易见性必须满足一系列严格条件,其中最主要的是建立关联性和证明商业成功的指标。
下面我们结合案例World Bottling Cap, LLC v. Crown Packaging Technology, Inc.,来梳理一下在非显而易见性论证中采用商业成功作为论据所涉及的一些方面。
在该案中,Crown的专利涉及一种玻璃饮料瓶盖,具体涉及瓶盖的硬度值,多方复审(IPR)请求人World以显而易见为由请求宣告专利无效。专利审判和上诉委员会认定Crown通过商业成功等辅助性考量证明了其专利的非显而易见性,维持了专利有效。
专利权人Crown成功证明了其生产的皇冠瓶盖与专利之间的关联性,尽管所售产品的硬度75远高于权利要求中的数值,但专利审判和上诉委员会(PTAB)认为这是“发明利益的最大化,不影响专利与产品的直接关联关系”。
(一)证据类型
1)市场数据:包括市场占有率变化、销售额增长、利润数据等。需要注意的是,仅提供销售数据往往不够,必须结合市场背景分析。
其中,市场占有率被认为比销售额更具说服力。在Crown案中,PTAB指出专利实施企业的市场占有率从88.7%上升到95.5%,这近7%的增幅具有很强说服力。
商业成功不分美国或其他国家。MPEP明确指出“国外的商业成功与美国的商业成功一样,在解决非显而易见性问题时都是相关的”。Lindemann Maschinenfabrik GMBH诉 American Hoist & Derrick Co.,730 F.2d 1452,221 USPQ 481。
在Crown案中,专利权人通过其在秘鲁的瓶盖制造公司 Packaging Products de Peru (PPP) 实施专利,Crown 提供了PPP公司从2010年至2015年在秘鲁市场的市场占有率及销售数据作为证据。World 抗辩指出 PPP已接近市场垄断,且数据局限于秘鲁而非美国或欧洲,但因举证不足未被采纳。
此外,PTAB在Crown案中明确表示“产品更新换代带来新产品的销售额增长不能直接作为成功的依据,因为太多变数要考虑”。
2)消费者反应:包括客户评价和行业反馈等。
此外,行业奖项和竞争对手的抄袭行为也可佐证商业成功。在Crown案中,专利权人提供了主要客户SABMiller关于PPP更薄瓶盖的新闻稿,以及产业刊物《The Canmaker》颁发的奖项,这些都被法官认可为有价值的证据。
3)因果关系证据:即,建立关联性。
这是最关键也最难准备的证据,需要证明技术特征与商业成功之间的直接联系。关联性“nexus”是商业成功论证的基石,指在专利发明的技术特征与商业成功之间必须存在事实和法律上充分的联系(factually and legally sufficient connection)。MPEP明确要求证据必须显示商业成功与专利发明之间存在“充分关联”。这意味着专利权人必须证明:
i)商业成功直接源于发明的技术特征,而非其他外部因素;
ii)市场上销售的产品体现了专利要求保护的所有关键技术元素;
iii)成功与技术创新之间的因果关系是直接且明确的。
因果关系证据可能包括:
•对比测试数据:显示新技术产品与旧产品或有竞争产品的性能差异;
•市场调研报告:揭示消费者购买决策中技术因素的影响;
•专家证言:解释技术创新如何解决长期存在的技术问题;
•时间关联证据:证明商业成功发生在专利产品推出后,排除其它因素的影响。
(二)论证策略
构建成功的商业成功论证需要精心设计的策略:
1)前期规划:商业成功论证的准备应始于专利申请阶段,而非诉讼阶段。在专利申请文件中就应考虑纳入可能体现未来商业成功的技术特征描述;
2)关联性建立策略:通过以下方式强化关联性。如,证明产品完全基于专利技术制造;展示技术特征是产品的核心卖点;提供消费者因技术优势选择产品的证据;证明商业成功获得行业公认,且可跨越不同市场。
3)量化证据优先:尽量提供可量化的市场数据。如,市场占有率的具体变化;销售增长的显著趋势;与竞争对手相比的明显优势。
4)多维度证据结合:将商业成功与其他辅助判断因素结合。如,长期渴望解决但未解决的需求(long-felt but unsolved needs);他人的失败(failure of others);行业赞誉(industry praise);抄袭行为(copying)等。
在Crown案中,专利权人就成功运用了多维度证据策略,同时提供了商业成功(PPP在秘鲁市场的市场占有率的提升)、行业赞誉(产品获得了行业奖项和客户公开赞誉)和抄袭证据,尽管抄袭主张最终未被采纳,但多因素结合增强了整体论证力度。
四、结语
总的来说,在美国专利实践中,商业上的成功是一个需要精心准备和论证的有力工具。其有效性完全取决于能否在技术特征与市场表现之间架起一座令人信服的因果桥梁。美国法院在对待“商业成功”的举证要求上,主流趋势是非常严格的,尤其是在最关键的“关联性”证明上,门槛依然很高。
对于专利从业者而言,成功运用商业成功论证需要深刻理解其法律标准,系统准备证据材料,并战略性地将其融入整体专利策略。从专利申请阶段的未雨绸缪,到审查阶段的精准论证,再到诉讼阶段的全面展示,每一个环节都关乎商业成功论证的最终效果。
在创新日益成为核心竞争力的今天,有效运用商业成功论证不仅能够加强专利保护,更能够真实反映发明的市场价值和技术贡献,有利于专利制度更好地实现“促进科技进步”的终极目标。
参考资料:
1.Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 01.2024, Published November 2024